一、訴訟案件概述
Off Madison Ave, Inc.於2011年4月1日向亞歷桑那地方法院遞狀,對ReGen Biologics, Inc. 提起與膠原蛋白支架技術 (Collagen Scaffold Technology) 相關的8項專利及5項商標之侵權訴訟(如表一);訴狀中指出ReGen Biologics公司所「使用」、「製造」、「販賣」及「販賣邀約」之膠原蛋白支架技術及其應用,侵害其向ReGen Biologics公司獲得轉讓(Assignment)之商標及專利。此類型膠原蛋白支架專利技術主要應用於骨科,一般外科,脊椎治療,心血管治療以及藥物輸送(Medicine Delivery)等領域。
Off Madison訴狀指控ReGen Biologics公司於2010年8月25日將專利以及商標轉讓給Off Madison Ave公司,但ReGen Biologics在將權利轉讓之後,依然繼續使用已轉讓出去的專利從事生產,並且利用該商標繼續販賣產品。
Off Madison於2010年9月2日曾向ReGen Biologics公司提出優惠授權協議 (Discounted License Agreement),但並不被該公司所接受;Off Madison要求ReGen Biologics公司於2010年9月10日前支付初始授權費用 (Initial License Fee) $17,000美元,之後並按月支付$5,000美元。ReGen Biologics公司並未理會該協議,並繼續使用相關商標行銷其 Menaflex植入膠原蛋白半月板 (Collagen Meniscus Implant亦稱CMI)和SharpShooter組織修復系統。
表一、專利訴訟案件基本資料彙整
提告日期 |
2011年4月1日 |
原告 |
Off Madison Ave, Inc. |
被告 |
ReGen Biologics, Inc. |
訴訟法院 |
United States District Court –Arizona District Court |
案號 |
2:11-cv-00638-SRB |
系爭專利 |
U.S. Patent Nos.
6,350,274; 6,042,610; 5,928,252; 5,735,902; 5,681,353; 5,677,284; 5,624,463; 5,263,984 (統稱“Off Madison專利”) |
系爭商標 |
U.S. Trademark Registrations
3,345,499; 3,308,864; 3,674,026; 2,300,495; 2,032,386 (統稱 “Off Madison商標”) |
系爭產品 |
Menaflex膠原蛋白半月板;SharpShooter組織修復系統 |
訴狀下載 |
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Source: 鄭猷超,科技政策研究與資訊中心—科技產業資訊室整理,2011/04。
二、系爭專利侵權及商標侵害事實 (Facts)
Off Madison於2010年8月向ReGen獲得系爭專利及商標授權,但是被告ReGen仍然使用相關商標行銷其產品及設備。被告雖於2011年1月8-K報表中揭露其對Off Madison的轉讓行為,但此報表同時顯示,該公司仍將該系爭專利及商標作為抵押品用於證券發行。
Off Madison早前曾於2010年9月向ReGen提出優惠授權協議,但ReGen並未理會。此外,由於該系爭專利所生產之產品未能成功獲得美國國家食品與藥物管理局(FDA)註冊,因此ReGen試圖將該專利技術及商標移轉到其歐洲或美國以外的分支機構。在得知ReGen公司意圖之後,Off Madison要求法庭發布永久禁制令(Permanent Injunction),除要求ReGen支付損害賠償外,並指控該公司之行為屬於故意侵權,因此要求原授權費用三倍的賠償金額,其中並包括最初授權費用及後續每月支付的費用 (Initial License Fee and Monthly Payment)。
三、公司簡介
(一) Off Madison Ave, Inc.
本案原告Off Madison Ave, Inc. (“Off Madison”)成立於1998年,位於美國亞歷桑那州坦佩市(Tempe, Arizona), 主要業務包含公共關係管理,創意管理,媒體與消費者行為研究,進而提供市場行銷研究與策略規劃等服務。其主要客戶涵蓋休閒旅遊業如飯店服務業,教育機構及多種客戶服務行業。
(二) ReGen Biologics,Inc.
本案被告ReGen Biologics,Inc. (“ReGen”)是總公司位於美國紐澤西州(New Jersey) Hackensack的骨科醫療產品及器械生產製造商。該公司成立於1990年,主要設計及製造微創侵入性移植物,可促進組織再生用以修復創傷軟組織。ReGen公司的旗艦產品Menaflex膠原蛋白半月板移植物主要應用於骨科治療中,以促進半月板軟骨組織再生。另外,該公司販售的SharpShooter組織修復系統是一種關節鏡設備,主要用於半月板修復治療。
在此次訴訟中,該公司被控告的產品即為其所生產的Menaflex植入膠原半月板 (亦稱CMI)與其販售的SharpShooter組織修復系統,侵害了原告Off Madison所擁有的專利6,350,274; 6,042,610; 5,928,252; 5,735,902; 5,681,353; 5,677,284; 5,624,463; 5,263,984 (統稱為 “Off Madison 專利”),以及Off Madison所擁有的商標3,345,499; 3,308,864; 3,674,026; 2,300,495; 2,032,386 (統稱為 “Off Madison商標”)。Off Madison並於訴狀中指出將保留追訴ReGen Biologics公司其他可能侵權產品的權利。(1225字;表1)
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