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美國最高法院關於「誘使侵權」(inducing infringement)的最新判決

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江尚正 發表於 2011年6月13日
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案件名:Global-Tech Appliances, Inc. v. SEB S. A., 563 U.S. ___ (2011).

判決日: 2011/5/31

案件事實:
專利權人SEB S.A.是法國的家用設施製造商,在1980年後期,SEB發明了一種不燙手的油炸鍋,並於1991年取得了美國專利。在1997年,SEB的美國競爭對手Sunbeam Products, Inc.委託香港華利泰有限公司(Pentalpha Enterprises, Ltd.)設計油炸鍋。Pentalpha在香港購買了SEB的油炸鍋,並直接拷貝了SEB的產品設計,而由於Pentalpha所購買的SEB油炸鍋並非銷售於美國市場,故其上並未帶有SEB的美國專利的相關標示。Pentalpha並委請律師進行自由使用權(Freedom-to-Operate)的分析,但並未告知律師,其產品直接拷貝了SEB油炸鍋的設計。由於律師並未檢索到SEB的美國專利,故最終出具了可自由使用的法律意見書。而Sunbeam則開始在美國販賣Pentalpha為其設計並製造的油炸鍋。

SEB先控告Sunbeam專利侵權,而取得了庭外和解。隨後,SEB再行控告Pentalpha,並提出兩點主張: (1)Pentalpha將油炸鍋賣給Sunbeam的銷售行為直接侵犯了SEB的專利;(2)Sunbeam轉售油炸鍋的行為直接侵犯了SEB的專利,而由於油炸鍋係由Pentalpha所供應,故Pentalpha的行為還構成「誘使侵權」(inducing infringement)。下級法院同意SEB的主張,故判決Pentalpha敗訴。Pentalpha不認為自己有誘使侵權,因而上訴到美國最高法院。

相關法條:
美國專利法271條(b)款規定: 主動誘使他人侵犯專利權者,亦應負專利侵權之責任(“Whoever actively induces infringement of a patent shall be liable as an infringer.”)。

法院判決:
美國最高法院以8票對1票的比數,裁定Pentalpha敗訴,並作出以下法律解釋:

  1. 誘使侵權構成的要件,是誘使方必須「知悉」某一行為會構成專利侵權,卻仍誘使他人為之("induced infringement under §271(b) requires knowledge that the induced acts constitute patent infringement.")。
  2. 「明知」(包括actual knowledge與constructive knowledge)及「刻意視而不見」("willful blindness")皆可滿足「知悉」(knowledge)這個法律要件。換句話說,只要誘使方對被誘使方的侵權事實刻意視而不見,則誘使方的行為就可能構成誘使侵權。
  3. 刻意視而不見("willful blindness")有兩個要件,一是誘使方主觀地相信侵權的事實很可能存在,二是誘使方故意避免獲悉侵權的事實("(1) the defendant must subjectively believe that there is a high probability that a fact exists and (2) the defendant must take deliberate actions to avoid learning of that fact.")。

而基於以下事實,最高法院判定Pentalpha的行為的確構成誘使侵權:

  1. 在幫Sunbeam設計油炸鍋時,Pentalpha搜集了大量的美國市場訊息,並知道SEB深受市場歡迎的油炸鍋應是採用了新穎的技術。由此可推論出: Pentalpha知道侵權事實很可能存在。
  2. Pentalpha的總裁是數件的美國專利的發明人,他知道在美國以外市場販賣的產品,通常不會標示有美國專利的字樣。雖然Pentalpha知道其所拷貝的油炸鍋是SEB特別為美國市場所設計的,但卻刻意購買了SEB在香港所販賣的油炸鍋來拷貝設計。另外,在委請律師提供可自由使用的法律意見書時,Pentalpha並未告知律師其所設計製造的油炸鍋根本直接拷貝了SEB的設計。由此可推論出: Pentalpha刻意避免獲悉侵權事實。

相關知識:
在美國,專利侵權分為直接侵權(direct infringement)與間接侵權(indirect infringement)兩種。間接侵權更進一步分為誘使侵權(inducing infringement)與協助侵權(contributory infringement)兩種,只有在直接侵權人存在時,間接侵權人才會存在。

美國專利法271條(a)款禁止直接侵權的行為,若一個人的行為就滿足了專利法的全要件原則,即可構成直接侵權。而若多個人的行為一起滿足了專利法的全要件原則,則只有在其中一者控制並指導(control and direct)其他共同侵權者的行為時,共同直接侵權(joint direct infringement)才會成立(註1)。

美國專利法271條(b)款禁止誘使侵權的行為,最高法院已在本案作出最新的解釋。

美國專利法271條(c)款禁止協助侵權的行為,舉個最簡單的例子: 當甲方使用乙方提供的元件A來製造侵權物,而元件A是侵權物的重要組件,且除了可用來製造侵權物以外,元件A並無其他用途,則除了甲方會是直接侵權者以外,乙方也有可能被判定為協助侵權者。
相似于誘使侵權,協助侵權亦有「知悉」這個法律要件,換句話說,前例中的乙方需知悉甲方直接侵權的事實。援引最高法院在本案的判決,亦即「刻意視而不見」可滿足「知悉」這個法律要件,在前例中,只要乙方主觀地相信甲方侵權的事實很可能存在,卻故意避免獲悉甲方侵權的事實,則乙方即有可能被判定為協助侵權者。(1401字;表1)

註1: 請參見BMC Resources, Inc. v. Paymentech, L.P., 498 F.3d 1373 (Fed. Cir. 2007).


表一、專利訴訟案件基本資料彙整
原告 SEB S. A.
T-Fal Corp.
被告 Global-Tech Appliances, Inc.
Montgomery Ward& Co., Inc.
Pentalpha Enterprises, Ltd.
地方法院 United States District Court –S.D.N.Y.
上訴法院 CAFC => Supreme Court
索引編號 563 U.S. __ (2011).
系爭專利 U.S. Patent No. 4,995,312
系爭產品 油炸鍋
提告日期 1999年8月
一審結果 陪審團認為被告蓄意侵權(直接侵權)及誘使侵權成立,判賠465萬美元。地方法院將賠償金降為200萬美元。
二審結果 被告上訴,CAFC維持地方法院之一審判決
三審結果 被告再次上訴,Supreme Court維持CAFC之二審判決
 
本文作者江尚正先生為美國法律博士、美國專利代理人考試通過、美國加州律師

 
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