案件名稱： Bd. of Tr. of the Leland Stanford Junior Univ. v. Roche Molecular Sys., Inc., 563 U.S. __ (2011).
判決日期： 2011/6/6
案件簡介：
本案是一件專利訴訟，系爭專利有關於愛滋病的測試方法。原告史丹佛大學為名義上的專利權人，被告則是羅氏藥廠。兩造雙方在訴訟中皆宣稱自己才是系爭專利的所有權人。
事實摘要：
系爭專利的發明人 Holodniy 博士在 1988 年成為史丹佛大學的研究員，在一份簡稱為 CPA 的契約中， Holodniy 博士允諾日後會將職務相關的發明轉讓給史丹佛 ( 契約中用字為 "agree[d] to assign") 。之後， Holodniy 博士被其主管派遣至 Cetus 公司進行研究，並簽署了一份簡稱為 VCA 的契約，將與研究相關的發明直接轉讓給 Cetus 公司 ( 契約中用字為 "do[es] hereby assign") 。
研究完成後， Holodniy 博士返回史丹佛任職，申請了系爭專利，並將專利權轉讓給史丹佛。
羅氏藥廠在 1991 年收購了 Cetus 公司的部份資產，包括與前述 VCA 契約相關的智財權，之後並開始在全世界販售愛滋病測試設備，由於該設備使用了系爭專利所主張的技術，史丹佛決定在美國控告羅氏藥廠專利侵權。
表一、專利訴訟案件基本資料彙整
| 原告 |
Bd. of Tr. of the Leland Stanford Junior Univ. |
| 被告 |
Roche Molecular Sys., Inc.
Roche Diagnostics Corp.
Roche Diagnostics Operations, Inc.
Roche Diagnostic Sys., Inc. |
| 地方法院 |
United States District Court –N.D. Cal. |
| 上訴法院 |
CAFC => Supreme Court |
| 索引編號 |
563 U.S. __ (2011). |
| 系爭專利 |
U.S. Patent No. 5,968,730
U.S. Patent No. 6,503,705 |
| 系爭技術 |
PCR: Polymerase Chain Reaction |
| 提告日期 |
2005 年 10 月 14 日 |
| 一審結果 |
Summary Judgment: 原告為專利權人 |
| 二審結果 |
被告上訴， CAFC 判定被告至少為專利共有人，故地方法院應不予受理此案 |
| 三審結果 |
原告上訴， Supreme Court 維持 CAFC 之二審判決 |
案件爭點：
在訴訟中，原告及被告皆宣稱自己才是系爭專利的所有權人。
史丹佛大學認為： 其使用美國聯邦政府所贊助的經費來供 Holodniy 博士進行研究，故美國專利法第 202 條 (a) 款自動讓史丹佛大學成為系爭專利的所有權人。
羅氏藥廠則認為： Holodniy 博士在 CPA 契約中僅允諾未來會將專利權轉讓給史丹佛大學 ( 但未於簽 CPA 契約的當下進行直接轉讓專利權 ) ，而 Holodniy 博士在簽訂 VCA 契約時是直接把權利轉讓給 Cetus 公司，故 Cetus 公司 ( 亦即其權利繼受人羅氏藥廠 ) 至少可算是系爭專利的共有人 (co-owner) 。由於專利訴訟的提起必須經過每一位專利共有人的同意，而羅氏藥廠並不同意提起此訴訟，故史丹佛大學單方面並無法滿足當事人適格 (standing) 的要求，因此，本案應不予受理 (dismiss) 。
相關法條：
美國專利法第 202 條 (a) 款規定： 若受美國聯邦政府所補助的研發單位，滿足某些特定要求，該單位將可保留專利權 ( 而不必將專利權轉讓給美國政府 ) 。 ( 法條原文： Federal contractors may "elect to retain title to any subject invention.")
法院判決：
美國最高法院以 7 票對 2 票的比數，判定史丹佛大學敗訴，並作出以下說明：
原則上，專利權最初都是屬於發明人的，只有當發明人有透過白紙黑字 ( 例如雇傭契約 ) 的方式轉讓專利權時，他人 ( 例如發明人的雇主 ) 才會取得專利權。聯邦巡迴上訴法院認為，雖然在 CPA 契約下， Holodniy 博士有義務將智財權轉讓給史丹佛大學，但 Holodniy 博士並未依 CPA 契約直接將權利轉讓給史丹佛，故在與 Cetus 公司簽屬 VCA 契約時， Holodniy 博士依舊保有他的權利。而 VCA 是個直接轉讓的契約，故 Cetus 公司直接透過 VCA 契約取得了 Holodniy 博士的智財權。 ( 由於這議題並非上訴爭點，故最高法院拒絕對此議題評論。 )
美國專利法第 202 條 (a) 款只會讓受美國聯邦政府所補助的研發單位 " 保留 " 專利權，但不會讓該單位 " 取得 " 專利權。換句話說，該單位須先從發明人手上取得專利權，才有辦法將之保留。雖然史丹佛大學在本案中確實是 " 受美國聯邦政府所補助的研發單位 " ，也滿足了 202 條 (a) 款相關的要求，但由於史丹佛並未透過 CPA 契約取得 Holodniy 博士的智財權，故也並沒有可以依專利法第 202 條 (a) 款而賦於 " 保留 " 的權利。
羅氏藥廠至少是系爭專利的共有人，且不同意提起此訴訟，故史丹佛大學單方面並無法滿足當事人適格 (standing) 的要求，因此，本案應不予受理 (dismiss) 。
相關知識：
美國專利法第 261 條規定： 若專利權人先後將專利權轉讓給兩位不同的受讓人，而第二位受讓人不知道專利權已被轉讓給第一位受讓人的事實，且第二位受讓人支付了適當的對價，則專利權將歸屬於第二位受讓人。為保護自己的權益，第一位受讓人可在自己取得專利權之後的三個月內，或是在第二位受讓人取得專利權之前，向美國專利商標局登記專利權已轉讓給第一位受讓人的事實，則專利權將歸屬於第一位受讓人，第二位受讓人並無法取得專利權。
( 法條原文： "An assignment, grant, or conveyance shall be void as against any subsequent purchaser or mortgagee for a valuable consideration, without notice, unless it is recorded in the Patent and Trademark Office within three months from its date or prior to the date of such subsequent purchase or mortgage.")
在本案中， Cetus 公司是專利權的第一位受讓人，史丹佛大學是第二位受讓人，而由於 Cetus 公司 ( 及繼受其權利的羅氏藥廠 ) 並未於時限內向美國專利商標局登記專利權已轉讓給 Cetus 公司的事實，故在正常情形下，專利權應歸屬於第二位受讓人，亦即史丹佛大學。
然而，由於史丹佛的員工 (Holodniy 博士及他在學校的主管 ) 都知道 VCA 契約的存在，這等同於史丹佛大學知道 Holodniy 博士將專利權轉讓給 Cetus 公司的事實，故專利法第 261 條 " 第二位受讓人不知道專利已被轉讓的事實 " 之條件並不成立。因此，在上訴中，聯邦巡迴上訴法院判定史丹佛大學不能援引專利法第 261 條而成為專利權的歸屬人。參見 Bd. of Tr. of the Leland Stanford Junior Univ. v. Roche Molecular Sys., Inc., 583 F.3d 832 (Fed. Cir. 2009). ( 由於這議題並非上訴爭點，故最高法院並未對此議題評論。)(1701字)
(江尚正撰稿，美國法律博士、美國專利代理人考試通過、美國加州律師)