行銷典範的商業方法於專利適格性之認定：In re Ferguson案

案件名稱：In re Ferguson, 558 F.3d 1359 (Fed. Cir. 2009)

一、案件概述

本案原告於1999年9月1日向美國專利商標局(USPTO)申請專利，該09/387,823號（’823號）專利申請案為一種將產品導入市場的行銷典範(Marketing Paradigm)，其請求項1-23、36-68為方法請求項(Method Claim)，請求項24-35為典範請求項(Paradigm Claims)。方法專利之代表項1為一產品行銷方法，其概念為市場行銷力共享(Shared Marketing Force)機制，結合複數廠商之複數產品於某一特定頻道販售，藉以拉攏週邊產品之潛在需求以進行組合式販賣，並由各公司共享獲利、最終取得市場行銷獨占權。「典範專利」之代表請求項24為一軟體行銷模式，由單一行銷公司針對數個軟體公司所生產之產品進行銷售，個別軟體公司支付相關行銷費用，待產品售出時收取相對之獲利金，各軟體公司仍保有其自主性。原處分機關USPTO依美國專利法第102、103與112條規定駁回系爭專利申請，原告不服上訴至專利上訴暨衝突調節委員會（Board of Patent Appeals and Interferences，簡稱BPAI）。BPAI推翻原處分機關之認定，但仍重新以審查指南(Interim Guidance for Determining Subject Matter Eligibility)與美國專利法第101條規定為據，認定系爭技術係屬抽象概念(Abstract Idea)而駁回系爭專利之申請。原告不服BPAI對專利適格性之認定，上訴本案至聯邦巡迴上訴法院。 

表一、專利訴訟案件基本資料彙整

二、主要爭點

1.系爭方法專利是否為美國專利法101條下的法定適格標的？

2.系爭行銷典範專利是否符合美國專利法101條下，步驟(Process)、機器(Machine)、製造物(Manufacture)、組合物(Composition)與改良物中任一種法定適格標的？

三、法律議題

1.系爭方法專利非法定專利適格標的：

CAFC於專利適格標的之判斷上，於In re Bilski案中否定State Street Bank & Trust Co. v. Signature Financial Group, Inc., 149 F.3d 1368 (Fed. Cir. 1998)案，所建立的「有用、具體及有形結果(Useful, Concrete, and Tangible Result)」測試法，並表示此一檢測法過度重視結果而忽略發明本身。CAFC強調機械或轉換測試法(Machine-or-Transformation Test)才是判斷方法專利是否具備法定專利適格之適當檢測標準。當方法專利文義上符合101條之步驟(Process)概念時，仍須(1)該技術方法與特定機器(Machine)或裝置(Apparatus)結合，或(2)該技術方法得將特定物轉換(Transform)為不同狀態或東西時，始通過專利適格標的之檢測標準。

CAFC於本案中表示，「機器」係指包含零件、設備之有形物(Concrete Thing)，且得藉其機械式力量執行特定功能以產生功效者。專利申請人雖主張其方法專利已與市場行銷力(Marketing Force)結合，但本案法院認定市場行銷力並非特定機器或裝置，因此駁回其見解。至於「轉換」則係指物理物件或物質間的轉換，而源自於法律義務、關係之轉變，或商業風險減少等抽象移轉等，並不屬於此處之轉換。因此，法院表示本方法專利頂多可歸類為統合商業、法律主體以創造市場行銷力之抽象力移轉，而無物理性質上之改變，因此駁回申請人之主張。

2.系爭典範專利並非法定專利適格標的：

美國專利法第101條規定四種法定專利適格標的類型，申請專利之技術需落入步驟(Process)、機器(Machine)、製造物(Manufacture)或組合物(Composition)之任一類型，始初步通過適格標的之檢測。本案法院首先認定系爭典範專利非特定行為或一系列行為，因此未落入「步驟」專利之定義。而行銷公司雖然可能擁有或生產諸多有形物、商品，但公司本身並不可能成為該製造過程中的特定產物，因此未落入「製造物」專利之定義。

專利申請人主張，公司為一物理上實體而得與機器相比擬。但本案法院認為典範請求項並未詳述特定物件、組成內容或具體設備，實質上無法觸摸，僅可認定其為無形行銷公司之商業模型，屬抽象概念而拒絕申請人之主張。

四、結論

美國專利法第101條規定，任何人「發明或發現任何新穎而實用的步驟、機器、製造物、物的組合或以上各項新穎而實用的改良，符合專利法之基本要件時，均可獲准專利」。專利法所定義之「步驟」為一種製程、動作或方法，主要包含產業或技術一連串之執行方法；「機器」為多個機構元件的組成與結構；「製造物」為製造的成品，包含所有製品；而「組合物」為相關化學之組成物，可能包含成份、混合物和新的化合物。

傳統專利技術多可落入步驟、機器、製造物、物的組合與其改良物之列，惟隨著科技之進步，基因科技、電腦軟體與商業方法等新興領域均要求其平等受到專利法之保護，擴張專利保護範圍的呼聲隨之高漲。本案之技術為商業方法專利，判斷商業方法專利適格性之標準有1998年State Street Bank案著名的「有用、具體及有形結果測試法」，但於2008年為聯邦巡迴上訴法院In re Bilski 案之機械或轉換測試法所推翻。

然而In Re Bilski案協同意見書中也指出，科技的進步導致傳統人與機械的界線更加模糊，一味使用「機械或轉換測試」的檢測標準可能使很多新科技產品無法受到專利法之保護，對科技之進步產生重大的影響，因此主張專利之保護範圍應隨著科技的進步而有所調整。