醫療診斷(Medical Diagnostics)方法可否為專利適格標的(Patentable Subject Matter)

案件名稱：Prometheus Laboratories v. Mayo Collaborative Services, 628 F.3d 1347 (Fed. Cir. 2010)

一、案件概述

原告普羅米修斯實驗室（Prometheus Laboratories，以下簡稱普氏）為美國6,355,623(’623)號及6,680,302(’302)號方法專利之專屬被授權人，於市場上提供普氏巰基嘌呤代謝物測試(Prometheus Thiopurine Metabolites Test)治療服務，本案被告Mayo Collaborative Service與Mayo Clinic Rochester（以下簡稱Mayo）原先向普氏購買並使用該測試法，但2004年自行開發測試法並開始對外販售。2004年6月原告於加州南區聯邦地方法院對Mayo提起專利侵權訴訟，被告則主張系爭治療方法非美國專利法101條之法定適格標的。2008年地方法院以即決判決(Summary Judgment)認定系爭專利非法定適格標的而無效，原告不服上訴至聯邦巡迴上訴法院(CAFC)，上訴法院認定系爭專利有效，廢棄原審判決並發回重審；2010年最高法院Bilski v. Kappos, 130 S.Ct. 3218 (2010)判決出爐後，最高法院要求CAFC依Bilski案意見重為判斷，更審後本案法院仍認定系爭專利有效。2011年6月20日，美國最高法院裁定同意承審本案，目前案件繫屬最高法院。

二、系爭專利

’623號專利為一測定巰基嘌呤藥物(Thiopurine Drug)最適劑量的方法，該藥物得用以治療自體免疫疾病，其物質組成包含6-Mercaptopurine(6-MP)及6-MP的前趨藥物Azathiopurine(AZA)。6-MP物質進入人體內後會分解成代謝物6-Methylmercaptopurine(6-MMP)、6-Thioguanine(6-TG)及其核苷酸。巰基嘌呤藥物中的6-MP與AZA物質長年適用於自體免疫疾病的治療程序，但部分病人曾發生免疫系統無應答或藥物中毒之情況，使治療方式越趨複雜，’623號專利即係改良上述副作用的檢測方法專利。’302號專利請求項1與’623號專利幾乎相同，僅於步驟(b)當中增加測定6-MMP程度之限制。

’623號專利請求項1係一種最佳化免疫相關胃腸疾病療效的方法，該方法包含下列步驟：

圖 1 巰基嘌呤藥物作用圖

三、公司簡介

(一)Prometheus Laboratories, Inc.

本案原告Prometheus Laboratories, Inc.（普羅米修斯實驗室）為一美國專業製藥實驗室，1995年成立於加州，致力於病患個人照護領域研究，主要產品為腸胃、自我免疫、癌症疾病的治療法與診斷方法。2011年5月，全球最大雀巢(NESN) 食品公司旗下健康科學部門正式公告，雙方合意進行收購Prometheus實驗室的相關工作。

(二)Mayo Collaborative Services; Mayo Clinic Rochester

本案被告Mayo Collaborative Services與Mayo Clinic Rochester (“Mayo”)為私人醫學組織，1971年Mayo Collaborative Services成立於明尼蘇答州，以Mayo醫學實驗室(Mayo Medical Laboratories)為名對外執行業務，主要服務領域為協助外部診所、醫院、實驗室進行研究測試。Mayo Clinic為世界著名的醫學照護與研究型非營利機構，擁有全面的醫療保健系統，包括門診、醫院、醫學研究及醫學教育機構，於佛羅里達州與亞利桑那州等地設有醫院，每年有超過35萬位病患接受其醫療服務。

表一、專利訴訟案件基本資料彙整

四、主要爭點

系爭醫療診斷方法是否可為美國專利法第101條之法定適格標的？

五、法律議題

美國專利法第101條規定，「任何人發明或發現任何新穎而實用的步驟、機器、製品、物的組合或以上各項新穎而實用的改良，符合專利法之基本要件時，均可獲准專利。」美國最高法院Gottschalk v. Benson, 409 U.S. 63 (1972)判決確立三個不具專利適格性的類型，包含自然法則(Laws of Nature)、物理現象(Physical Phenomena)與抽象概念(Abstract Ideas)，此等發明或發現為所有人類共同之智慧寶庫，應由所有人共享而不得被獨佔。最高法院Bilski案中補充說明，將自然法則或數學公式應用(Application)於特定的結構或步驟，則例外可受專利保護。

（一）系爭專利非單純之自然現象(Natural Phenomena)，而屬自然現象的特定運用：

地方法院認定系爭專利所描述之具體治療步驟，例如代謝物濃度和藥物效力間的相互關係等均僅為體內自然現象的說明，因此非專利法101條所規範的法定適格標的。本案CAFC則認為專利法101條中所稱的「步驟」一詞，包含對自然關係的特別應用(Particular Application)，系爭專利係測定特定代謝物濃度決定投藥量，採取一系列具體步驟利用自然關係，以達特定疾病之治療目的，因此未先占(Preempt)所有自然關係的使用，系爭專利屬專利法保障的範疇。

（二） 系爭專利中「給予」及「測定」步驟具有轉換性(Transformative)，符合機械或轉換測試法(Machine-or-Transformation Test)而為專利適格標的：

最高法院於Bilski案中表示，機械或轉換測試法雖非專利適格標的唯一判斷標準，但仍為有用且重要的線索和調查工具。地方法院表示系爭專利請求項中的「給予」與「測定」步驟僅係一種資料蒐集(Data-Gathering)的步驟，過程中並未具有轉換性而非專利適格標的。本案CAFC則認為專利步驟給予AZA或6-MP類藥物時，人體必然會隨著特定藥物的給予而產生藥物代謝物的變化，因此符合機械與轉換測試法中的「轉換(Transformation)」要件，為專利法第101條的法定適格標的。雖然給予藥物後的化學物質轉換係利用自然法則所為，但「給予」行為本身並非自然過程或單純資料蒐集的步驟，而係系爭專利治療方法中重要的轉換要素，因此給予步驟並未被排除於可專利範圍之外。

除此之外，人體內代謝物濃度無法經由肉眼觀察即得以確定，而須以高壓液態色層分析等高科技儀器的操作，將代謝物自身體樣本中萃取出來，使人體血液樣本與原始人體組織相異時始得完成檢測目的，因此「測定」人體內代謝物（6-TG或6-MMP）反應濃度亦符合機械或轉換測試法中的「轉換」要件。人體內代謝物的「測定」雖然也具有資料蒐集的功能，但測定步驟與上述給予步驟相同，實際上均為醫療方案的一部，同樣具有轉換之性質。

本案CAFC同意地方法院認定系爭專利請求項1末段「當……時，指示(Indicate)有增加（或減少）個體藥劑量投入之需求」係屬於心智步驟(Mental Steps)，不具可專利性。然而，CAFC引用最高法院Bilski案表示，專利請求項的可專利性須整體觀之(As a Whole)，不得將之拆解為各不同要素進行判斷，因此即使「指示」步驟屬於心智階層，仍然無法僅以該步驟的認定即否認專利整體的可專利性。本案專利係屬自然現象的特定運用，且符合機械或轉換測試法要件，為美國專利法101條保障之專利權範圍

六、結論

聯邦巡迴上訴法院於本案中強調機械或轉換測試並未被廢棄，並指出系爭醫學診斷請求項並非自始絕對排除於專利適格標的，以本案為例：人體產生之內部化學現象無法直接以肉眼觀察得知，此種需要經過特殊儀器將組織自活體採出並分析之過程，即屬機械或轉換測試法的「轉換」要件。除此之外，本案法院亦表示最佳投藥劑量的診斷方法非單純的自然現象，而屬對自然現象的特殊應用技術，因此再度認定系爭醫學診斷專利方法請求項符合專利法第101條，為適格之專利標的。(2440字；表1；圖1)

1. 1. 給予(Administering)上述疾病患者一種會產生6-TG的藥物，
   2. 測定(Determining)6-TG於前述患者體內的濃度，
   3. 當濃度低於每8x108紅血球230微微摩爾(Pmol)時，指示有增加個體藥劑量投入之需求；當濃度超過約每8x108紅血球400 Pmol時，指示有減少個體藥劑量投入之需求。