盤點美國AIA法案以來IPR之立案與裁量變化 — 從PTAB專利案例法演進談起（上）

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科技產業資訊室(iKnow) - 陳家駿、許峰瑋發表於 2026年1月30日

圖、盤點美國AIA法案以來IPR之立案與裁量變化 — 從PTAB專利案例法演進談起（上）

前言
美國專利法在2011年《萊希-史密斯美國發明法案》（Leahy-Smith America Invents Act, AIA）（以下稱AIA法案）之下的專利「多方複審」（Inter Partes Review，以下稱IPR）制度，是AIA中引入的一種對專利有效性之挑戰機制，於2012年9月正式實施。

其對台灣業者最大的衝擊在於，過去針對專利無效之認定，雖然美國專利商標局（USPTO）也有將專利予以無效的行政權限；不過，最終掌生死大權的還是聯邦法院的法官。因此，過去身為被告的廠商必須透過訴訟程序，在地院提專利無效之訴或反訴，甚或是「宣示確認判決」（Declaratory Judgment）來打掉對方的專利！這種透過訴訟的程序，因為需經過調查證據和審理階段，當然是耗時費日且成本高昂！

但自從AIA頒布之後，美國的立法機構將專利無效重心，移轉到行政單位的USPTO，也就是說，除了聯邦地院的體系外（目前仍維持可在地方法院提專利無效之訴），但同時卻開了另外一扇窗，將專利無效更大的權限劃分給行政機構，而且以前聯邦地院可以完全不管專利局的裁決，但在AIA法案之下，地院依法會尊重Patent Trial and Appeal Board（專利審理暨訴願委員會，為USPTO轄下之專利有效性的裁決機構，負責審理訴願、專利審查員的決定及處理第三方對授證專利可專利性提出的挑戰，以下稱PTAB）就專利是否有效的裁決；而IPR的程序進行，當然不像地院般繁瑣，其不但速度比地院快，而且律師費等成本的支出，也遠較地院來的低。這10多年來，美國專利無效之主戰場已逐漸從法院移至IPR！

因此，IPR的制度演變、案例原則和最新的發展趨勢，是我國業者必須持續關注並掌握最新脈絡的課題。

AIA法案前後專利無效之機制比較
IPR設置之目的，是提供比法院訴訟更快速、成本更低的途徑來審查已核准專利的有效性。在AIA之前，專利有效性挑戰主要透過「多方再審查」（Inter Partes Reexamination，以下稱IPX）或「單方再審查」（Ex Parte Reexamination，以下稱EPR），由USPTO對專利進行再審查。至AIA實施後，才由IPR取代IPX，但仍保留EPR。

AIA之前，專利無效係以「聯邦法院為核心」：主要的判斷者是法院，例如在侵權訴訟中提出專利無效之反訴，是由法官或陪審團作成最終決定；因而法院判決具拘束力且對當事人具「既判力」（res judicata）法律效果。而AIA 之前USPTO 雖亦有無效專利之權限，但其再審程序範圍有限，IPX使用率低主因為USPTO 對 IPX沒有強制結案時限，案件經常拖數年之久，緩不濟急；而EPR對抗性不足[1]，該種行政程序僅被視為「輔助性」；且專利有效性最終是司法問題，行政機關僅屬技術性准否登記之前置審查角色；法院才是真正最終決定專利命運的機構，其不會因為USPTO的再審結果就放棄自己之獨立判斷。

惟於AIA施行後，專利無效之戰場攻防，被「重新設計」由IPR機制主導，形成一結構性之轉變。IPR制度之核心特徵是：具有兩造高度對抗性、由專責審理機構PTAB負責裁決、審理時程相對快速且成本較低；且其審查範圍專聚焦於新穎性與進步性。換言之：過去專利無效的「最終判斷權限」操之在法院，然而在AIA後，制度設計上讓USPTO享有「主導性」與「先行性」，導致專利無效的「主戰場」已大量從法院移轉到PTAB。

再者，美國專利法35 U.S.C. § 282(a)規定，對於訴訟程序中之專利，應「推定」USPTO所核頒之專利為有效（litigated patent claims are presumed valid）。然而，PTAB之程序中則無此種推定。甚且，PTAB決定專利有效性是採較低的舉證標準：「優勢證據法則」（preponderance of evidence），該優勢證據標準僅審視其證據是否有更高之可能性，而非專利申請範圍係有效或無效。相反的，聯邦地院則係推定一業經核准專利之申請範圍係屬有效，而在欲撤銷（invalidate）一已經核准專利之程序中，舉證方面應用「清楚而具說服力之的證據」（clear and convincing evidence），其在舉證上要求比優勢證據更高一等級，來擊敗該專利有效性之推定（presumption of validity）。

總之，AIA雖由國會賦予行政機關撤銷專利之權限，但並未剝奪聯邦法院對專利無效的最終裁判權，而只是「制度性地擴張USPTO（PTAB）作為專利無效審查的主要場域」，並使聯邦法院在實務上，高度尊重並接受PTAB所作無效決定的法律效果。

IPR歷來演變之重要原則鳥瞰
首先，「IPR立案」（Institution）係指美國專利制度中，PTAB正式決定啟動IPR程序之意，屬於 IPR制度中的關鍵門檻性決定。因為在IPR程序中，立案並非理所當然。即便第三人已向USPTO提出IPR申請，PTAB仍須先作出「是否立案」之判斷，方能進入實質審理階段。

IPR立案標準自2013年以來之演變，著重於2025年USPTO以備忘錄將立案決定權，完全集中於局長之重大改革，並結合最高法院SAS Institute v. Iancu（2018）案判例之「全有或全無」、PTAB以裁判先例所制定的 NHK–Fintiv裁量體系、以及近年來聯邦巡迴上訴法院（U.S. Court of Appeals for the Federal Circuit，以下稱CAFC）對「強制令」（Mandamus）案件之處理結果。

雖然「合理勝訴可能性」的法定門檻並未變動（35 U.S.C. § 314）[2]，但IPR依裁量權決定不准予立案（以下稱否准）上升、立案權中心化、「實質利害關係人」（Real Party in Interest，以下稱RPI）嚴格化等政策因素顯著影響。在現行制度環境下，業界應重新配置專利防禦手段，包含廣義Sotera承諾、完整揭露RPI、提早挑戰以避免「既有穩定之期待（settled expectations，以下稱既定期待）」否准、更積極地運用EPR以及在地方法院主張專利無效策略。

上述立案權中心化係指立案與否改由局長一人裁量決定；RPI係指對IPR請求之提出或進行，具有實質經濟利益、直接或間接之資金支持、對程序具指揮、控制或決策影響力，或透過公司結構、契約安排而實質影響訴訟策略之所有相關實體與受益人；而「既定期待」則是用來評估IPR提案之申請人（petitioner）是否存在「懈怠」（Laches）或遲延主張專利無效之情形，其判斷基準是以系爭專利自核准日起之存續年數為核心考量。然而，現行USPTO並未就『專利存續達多少年』，始足以構成提案人懈怠之客觀門檻作出明確規定。

以下即介紹IPR歷來之實務發展。

IPR法規起點與早期實務（2013–2018年）
AIA明定IPR立案門檻與程序：局長不得授權立案，除非認定申請人在至少一項請求項上具有「合理之勝訴可能性」（reasonable likelihood）；立案時程、通知義務與「立案決定最終且不可上訴」亦明載於 35 U.S.C. § 314(a)–(d)[3]。2013至2018年間，PTAB由三名行政法官合議決定（Panel Decision）是否立案，並允許「部分立案」。但最高法院在SAS Institute v. Iancu（2018）案之判例中則確定：一旦決定立案，PTAB必須就IPR中所挑戰的所有請求項作成最終書面決定，亦即事實上取消了部分立案而改採「全有或全無」體制。在這期間，IPR立案率（institution rate）急速上升及維持在70%左右。以下簡述SAS案。

最高法院SAS Institute v. Iancu案
2018年SAS案中最高法院認定：一旦PTAB決定IPR立案，即必須就申請人所請求挑戰的「全部專利請求項」作成最終書面決定，而不得僅選擇其中部分請求項進行審理，廢除了PTAB之前的「部分立案」做法。其主要法律理由在於，依《專利法》35 U.S.C. § 318(a) 之文義，PTAB應對「任何由申請人提出之專利請求項」作成最終書面決定，但法條本身並未授權行政機關，得採取所謂「部分立案」（partial institution）的作法。

因此，最高法院否定PTAB以程序效率或審理負擔為由，擴張其行政裁量權，並強調行政機關不得偏離國會明確之立法意旨。此外，法院亦指出，若允許部分立案，將使當事人無法事前預期哪些請求項會進入實質審理，進而損及程序對等性與法律適用的可預測性。

該判例實質地終結了當時PTAB長期以來的部分立案制度，迫使USPTO全面調整IPR審查實務；同時，也增加了IPR提起策略的風險。雖然此一解釋勢必加重PTAB的審理負擔並提高成本，但相對地，也提升程序透明度與專利無效挑戰機制的正當性。整體而言，SAS v. Iancu 被視為一項限制PTAB行政裁量、強化國會立法拘束力，係重塑美國專利無效審查程序架構的重要里程碑。

裁量權否准的成形：NHK–Fintiv與「Sotera承諾」（2019–2022）
NHK Spring v. Intri-Plex案
NHK Spring Co. Ltd. v. Intri-Plex Techs. Inc.（IPR2018-00752, PTAB 2018）案中，NHK Spring提出IPR申請，主張專利權人的專利因先前技術而無效，主要依據：新穎性（anticipation，依先前公開之技術）、顯而易見性（obviousness，亦基於先前技術的公開內容主張）；並提出相關專家宣誓書與比對分析。PTAB於2018年9月決定不予審理，PTAB拒絕IPR之立案的理由為：
1. 已審查過之先前技術及論點（35 U.S.C. § 325(d)）
PTAB發現NHK Spring所提出的先前技術和論述，與在原始專利審查過程中，已經提交給審查官實質相同或十分相似，並未顯示專利審查官原始判斷存在錯誤，因此在§325(d)下，可酌定不予審理。

2. 與地院訴訟之重疊與程序效率（35 U.S.C. § 314(a)）
案件同時在聯邦地院正在進行侵權訴訟，且進度已相當接近審判階段。PTAB認為：地院案件即將進入審判，而IPR若啟動立案、完成最終裁定，可能會與該審理時程重疊；而且雙方在地院與IPR中使用相同之先前技術與主張。

在此情況下，啟動IPR對PTAB的資源並非「高效之利用」。因此，PTAB依§314(a)裁定「不予立案審理」（deny institution）。PTAB甚至於2019年5月，將此案指定為「裁判先例之決定」（precedential decision），確立審理IPR申請的一套酌定標準：此案成為之後PTAB 在面對與地院平行訴訟的IPR請求時，是否立案審理的一個判斷指標，其核心考量包括：
1. 平行之地院訴訟的審理階段；
2. PTAB審查能否在地院判決之前完成；
3. 兩者是否涉及相同先前技術與論點；
4. 是否存在已在原審查程序中考量過的先前技術；
5. 訴訟是否資源部署重疊與效率問題。

NHK Spring案為後續在判斷是否拒絕IPR審理，建構了裁判之基礎，並催生之後Apple v. Fintiv案中進一步建立六大考量因素。換句話說，NHK Spring案在PTAB的IPR審理策略中具有里程碑式的影響，尤其是用於評估地院案件進度是否會影響IPR之立案，成為PTAB 在後續判斷是否啟動IPR的重要參考指標。

Apple v. Fintiv案
之後，PTAB在NHK Spring案的脈絡下，開始以平行訴訟（地方法院及/或 ITC）進度、審判時點、議題重疊、是否同一當事人等因素，作為 §314(a) 下裁量否准的主要依據；尤其在2020年3月之Apple v. Fintiv案也被指定為裁判先例，確立六大因素。研究顯示，IPR整體立案率在高點後一路下降，2020年出現低點約~58%。

Apple Inc. v. Fintiv Inc.（IPR2020-00019, PTAB 2020）係PTAB極具指標性的裁判，其核心爭點在於：當同一專利已於聯邦地院進行平行之侵權訴訟時，PTAB是否以及在何種情況下，得行使其裁量權拒絕受理當事人所提出之IPR申請。本案中，Apple對Fintiv所擁有之專利提出IPR，惟該專利同時正在德州西區聯邦地院（WDTX）進行侵權訴訟，且該法院已排定陪審團審判時程，因而引發爭議：在地院訴訟已高度進行的情形下，PTAB是否仍得予以將IPR立案？

PTAB依據35 U.S.C. §314(a)所賦予之裁量權，建立並具體化所謂「Fintiv六大考量因素」，作為是否啟動IPR的分析框架，包括：
1.地院是否已准予或在IPR立案後高度可能准予暫停（stay）訴訟；
2. PTAB與地院避免程序重疊；地院審判時程是否早於PTAB預計作成最終書面決定；
3. 地院與雙方當事人在平行訴訟中的投入程度，例如是否進行證據開示（Discovery/ Deposition）、專利申請範圍解讀之「馬克曼聽證」（Markman hearing）或專家證人程序（Expert Witness Testimony）；
4. 地院訴訟與IPR所涉及之爭點及先前技術是否高度重疊；
5. 當事人是否相同，特別是同一被告同時在兩個程序中進行攻防；以及
6. 其他影響裁量判斷之因素（如簡易判決“Summary Judgement”可能性），包括IPR無效理由本身是否顯然強而有力，以及是否涉及制度之公平性與程序之完整性。

在Fintiv案中，PTAB認為即便IPR申請表面上具有合理成功的可能性，仍得基於整體程序考量而拒絕立案，顯示IPR已不再僅是單純以專利有效性作為中心的技術性審查，而必須同時納入司法效率、程序重複風險，以及聯邦法院與PTAB間之制度分工。此一判決對專利實務產生深遠影響：特別對被告而言，必須更早提出IPR、並積極爭取地院暫停訴訟，否則可能因Fintiv因素而被排除於PTAB審查之外；而對專利權人尤其是「非專利實施實體」（Non-Practicing Entity，以下稱NPE），則可能策略性選擇審理快速之法院（如WDTX），以提高IPR遭受PTAB以裁量權拒絕之機率。

制度面上，Fintiv一方面被批評削弱IPR作為清理錯誤專利之功能、並助長被詬病之「挑選法庭地」（forum shopping），另一方面則被認為有助於避免雙軌程序之重複審理，並體現對憲法第三條（Article III）法院程序的尊重[4]。儘管USPTO於2022年曾透過「局長指引」（Director Guidance）嘗試限縮Fintiv的適用範圍，例如在IPR所主張之先前技術明顯且強而有力時，不適用行使裁量權來拒絕IPR，但Fintiv裁判本身並未被正式推翻，至今IPR程序仍是專利訴訟策略中不可忽視的關鍵指標。

Sotera承諾：Sotera Wireless v. Masimo案
「Sotera承諾」（Sotera Stipulation）係源自PTAB於Sotera Wireless, Inc. v. Masimo Corp.（IPR2020-01019, PTAB 2020）一案所確認並強化之程序性做法，其核心意義在於：IPR申請人為避免因Apple v. Fintiv案中所建立之PTAB行使裁量權拒絕而遭駁回，得主動向PTAB承諾，在平行的聯邦地院侵權訴訟中，不再主張任何已在IPR中提出，或合理上「本可於IPR中提出」的無效理由或先前技術。此種承諾藉由實質限縮申請人在地院中可運用之無效抗辯範圍，大幅降低IPR與地院訴訟之爭點重疊，從而緩解Fintiv因素中對於程序重複、司法資源浪費及策略性濫用程序的疑慮。

PTAB在Sotera案中明確指出，若申請人作出全面且具拘束力的承諾，通常將被視為對Fintiv第四因素（爭點重疊）及第五因素（當事人相同）具有高度減輕效果，進而顯著提高IPR立案之可能性。實務上，Sotera承諾已成為被告在快速審理法院（如德州西區）面對Fintiv風險時的重要策略工具，但其代價在於，申請人須放棄於地院主張部分無效抗辯之空間，對整體訴訟策略與風險分配產生深遠影響。

2021–2022年是Sotera承諾與「具說服力的實質理由」的緩衝期，面對Fintiv，申請人透過Sotera承諾（若IPR立案，地院不再主張在IPR已提出或可合理提出的§102/103新穎性/顯而易見性之無效）降低議題重疊，PTAB通常視為有利因素。2022年前任局長Kathi Vidal的臨時備忘錄進一步規範：當存在「具說服力的實質理由」或提出廣義Sotera承諾、或平行程序在ITC、或距離審判仍遠時，不宜以Fintiv否准。在Sotera與2022指導的加持下，2021–2022年整體立案率微幅回升至60–70%。

PTAB最近之程序收緊與複雜化（2023–2025）
CommScope v. Dali Wireless案
CommScope Technologies LLC v. Dali Wireless, Inc.案（IPR2020-01211，PTAB 2021）係在Fintiv案之架構下，進一步釐清Sotera承諾適用範圍與拘束力的重要程序性裁判。該案中，IPR申請人CommScope為避免因平行聯邦地院訴訟而遭PTAB依Fintiv因素行使裁量權拒絕IPR，向PTAB提出承諾，表示其於地院訴訟中僅放棄主張「與IPR中實際提出之先前技術相同的無效理由」，而未進一步放棄所有「合理上本可於IPR中提出」的先前技術抗辯。

PTAB對此指出，此類限縮式或不完全的承諾，在實質上仍可能造成IPR與地院訴訟之高度爭點重疊，無法有效消除Fintiv所關切之程序重複與司法資源浪費問題，因此與Sotera Wireless v. Masimo案中所認可的「全面性Sotera承諾」相比，其減輕Fintiv第四因素（爭點重疊）及第五因素（當事人相同）的效果明顯較弱。PTAB因而在CommScope案中強調，唯有申請人明確且具拘束力地承諾，於地院中不再主張任何已提出或合理上可於IPR中提出的無效理由，方足以實質降低平行程序之衝突風險，並在Fintiv分析中獲得顯著的有利評價。

此一裁判使實務界更清楚認識到，並非任何形式的承諾皆可避免裁量權拒絕，而承諾的範圍、明確性與實質拘束效果，將直接影響 PTAB 是否啟動IPR。

立案決定改由局長親自作成並引入「概要通知」（2025年初至今）
再者，2023年在CommScope v. Dali Wireless的指引決定中，USPTO局長進一步釐清「具說服力」的適用次序與說理要求。2023年後，PTAB對連續/平行請求、曾被考慮過的前案再利用、以及案件管理上更為收斂；2024年下半年，隨著對平行訴訟與重疊議題的審視加強，程序性否准佔比提升，整體立案率降至~60%。

2025年2月底USPTO 撤銷了2022年備忘錄；3月下旬又發布新流程，將裁量權與實體/非裁量權問題採「雙階段」決定：先由局長或副局長審酌裁量因素（平行訴訟、資源效率、既定期待等），若未否准，再交由 PTAB合議庭審酌法定門檻與實體理由。相關數據分析指出：撤銷後，Sotera 承諾與「具說服力」不再具免疫效力，而只是「高度相關」但不具決定性的因素；否准比例呈顯著上升、立案率走低至~50%。

2025年10月中，USPTO 公布公開信與備忘錄，自10月20日起，所有IPR （以及專利授予後複審Post-Grant Review，以下稱PGR）立案決定改由局長親自作成；PTAB仍負責審理已立案之實體審判與作成最終書面決定。此舉以「回歸AIA文義、消除自我激勵之疑慮、提升透明度」為由，並引入「概要通知」（summary notice）作為多數立案決定的發布形式，僅在新穎或重大法律事實議題下才出具詳述；亦宣示不再沿用3月份之「雙階段分流」，改為局長「一次性綜合審酌」裁量、實體及非裁量因素。另外，RPI方面也因為新的案例而有所變革。

Corning Optical v. PPC Broadband案 – RPI認定調整
Corning Optical Communications RF, LLC v. PPC Broadband, Inc.（IPR2014-00440, PTAB 2015）涉及IPR的專利爭議案件。此案是由Corning作為申請人，向PTAB挑戰PPC Broadband所持有的多項專利的有效性。案件主要涉及因為先前技術已足以使這些發明變得顯而易見或不具新穎性，因此請求PTAB進行審查。本案在PTAB進行的IPR程序中出現一項關鍵挑戰──是否在申請文件中完整揭露所有RPI？

PTAB認為當事人未完整揭露諸如Corning母公司及相關關係企業等實際參與方，可能違反AIA規定的程序揭露義務。後續USPTO指定此案為具裁判先例效力的決定（除部分細節外），強調對RPI的完整揭露是IPR立案前的重要程序要求，這對後續所有類似PTAB審查有指標性意義。

本案是對RPI揭露義務的強化，USPTO重申在IPR申請中必須揭露所有實際利益關係人，否則PTAB可直接駁回或終止程序。準此，USPTO於2025年10月底，公布公開信與備忘錄將SharkNinja[5]（IPR立案前不必處理RPI爭議的寬鬆作法）解除其裁判先例地位；明確恢復AIA對35 U.S.C. § 312(a)(2)的嚴格解讀：未適當揭露「所有」RPI的請求，不得被「考慮」立案。PTAB以Corning Optical案作為重新指定之裁判先例，重申資金、指揮控制、公司結構對RPI判定之關鍵性，並賦予國安治理色彩，強調防範不透明或受制裁/外國實體的滲透。

2025年11月中，USPTO公布公開信與備忘錄：引入「自願檢索揭露聲明」（Search Disclosure Declarations，以下稱SDDs），適用於IPR/PGR請求。申請人可在聲明中，詳細說明其檢索方法及用於尋找先前技術的資源。雖屬自願，但提交 SDD 將被視為有利的裁量因素，有助於獲得立案。(7111字；圖1)

[1] EPR係依職權進行，即申請人僅係舉發而非當事人，不得參與再審查程序之進行，也不得就再審查結果提出不服；而IPX之申請人本身即是當事人，可參與再審查程序之進行，也可就結果提出不服。
[2] 35 U.S.C. § 314：除非局長認定根據第311條提交的申請書、和根據第313條提交的任何答覆中所提供的資訊表明，申請人有合理的可能性在申請書中至少一項被質疑的請求項上勝訴，否則局長不得授權啟動多方複審查程序。

[3] § 314(d) - “The determination by the Director whether to institute an inter partes review under this section shall be final and nonappealable.”
[4] 美國《憲法》第3條訂有「訴訟適格」（Article III Standing）要件，授權聯邦法院審理之案件類型」。
[5] SharkNinja Operating LLC v. iRobot Corp., IPR2020‑00734 Precedential Decision, 若RPI爭議的解決結果「不會影響立案與否」，則PTAB在立案階段「不必處理RPI爭議」，可待立案後再處理。

作者資訊：

陳家駿台灣資訊智慧財產權協會理事長
許峰瑋緯創資通/法務/專利一處處長

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