多方複審兩次判定無效的專利，經美國專利局長要求重審後，改採與法院陪審團判決一致見解，專利恢復有效
科技產業資訊室(iKnow) - 君沉吟 發表於 2026年7月17日
圖、多方複審兩次判定無效的專利，經美國專利局長要求重審後，改採與法院陪審團判決一致見解，專利恢復有效
美國專利商標局於2025年9月16日發布備忘錄 [1]，針對先前已在美國專利商標局、聯邦地區法院或美國國際貿易委員會（USITC）做出專利請求項有效性相關的裁決；若稍後相同或實質上相似的專利請求項在專利審理暨訴願委員會多方複審 (Inter Parte Review, IPR) 程序中被重新審理檢視專利有效性時，則PTAB需考慮先前的裁決。
- 如果對事實認定或法律結論，PTAB的裁決與先前裁決不同時，則PTAB需要解釋為何會得到不同的裁決結果；
- 尤其若PTAB的裁決涉及相同或實質上相似的前案技術及無效論點，則PTAB需要作出更詳細的解釋。
如表一所示，筆者整理專利審理暨訴願委員會多方複審程序和聯邦地區法院陪審團審理專利有效性的差異點，尤其當法院陪審團組成可能包括園丁、司機、廚師、裁縫…等未受過大學理工教育背景人員，開庭時常常要用類比方式向陪審團解釋半導體元件、電路、或行動通訊技術，陪審團或可勉強理解專利請求項所描述改良技術的大概運作原理，也傾向會認為專利技術是前瞻先進的；如此讀者可理解為何法院陪審團較難認定是幾項先前技術證據顯而易見的結合，而判定專利無效。
表一、PTAB IPR程序和法院陪審團審理專利有效性的差異
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美國專利商標局
專利審理暨訴願委員會 (PTAB） |
聯邦地區法院
陪審團（Jury Trial） |
適用
程序 |
多方複審程序（IPR）行政程序。 |
侵權訴訟（Infringement Litigation）。 |
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舉證
標準
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優勢證據原則（Preponderance of the Evidence)：攻擊專利無效者只需證明專利「更有可能（大於 50% 機率）是無效的」，即可讓專利無效。 |
明確且具說服力證據 (Clear and Convincing Evidence)：由於專利商標局已經核准該專利，法院對其適用「專利有效性推定」。 攻擊專利無效者需提供「極具說服力、高度明確」的證據（類似 75% 確信度），才能推翻專利。 |
| 審查判斷人員 |
具有相關技術背景的專利訴願委員，較熟悉該領域的背景技術水平。 |
法院透過當地的選民登記冊或駕照名單，隨機抽出候選陪審員後再經過法官和雙方律師剔除不適任的人選。最後組成人員可能包括園丁、司機、廚師、裁縫… 等較少理工技術領域的背景知識。 |
無效
門檻 |
較低 |
較高 |
非專利實施實體Express Mobile案件
如圖一Unified Patent Portal資料庫所示，自2016年起，非專利實施實體 (Non-practicing Entities) Express Mobile依據與 "網站建置技術" 相關的USP# 7594168專利，在地區法院先後提起107件專利侵權訴訟。
圖一、USP# 7594168專利相關專利訴訟表列 (Unified Patent Portal資料庫截圖)多方複審兩次判定美國專利 USP# 7594168無效
如Portal資料庫所示，於2021年7月，Facebook 偕同多家公司針對 '168專利提起多方複審請求IPR2021-01226 [2]，雙方就此展開專利有效性的激烈攻防；相關的關鍵裁決和時間軸包括：
- 於2023年1月，專利審理暨訴願委員會作出初次最終書面裁決 (Final Written Decision: original, 複審文件 #42)。如圖二所示，基於顯而易見性，'168專利請求項 1-4 和 6被判定為不具備可專利性。Express Mobile稍後就此裁決向美國聯邦巡迴上訴法院 (CAFC) 提起上訴。
圖二、IPR2021-01226多方複審初次最終書面裁決結論截圖
- 於2025 年 6 月，如圖三所示，美國聯邦巡迴上訴法院作出23-1646上訴案判決 (複審文件 #45)，認為PTAB對專利請求項元件「樣式 (Style)」採用錯誤的解釋 (Claim Construction)。故PTAB 必需依據CAFC確立的正確「樣式」解釋定義，重新評估前案技術是否真的能證明該專利請求項不具專利性。
巡迴上訴法院採納Express Mobile的主張，將「樣式」定義為「一個或多個設定的集合，其與任何單一物件分開定義，但能與一個或多個物件相關聯」(a collection of one or more settings that is defined separately from any single object but can be associated with one or more objects)；且上述定義中的所謂「能與一個或多個物件相關聯」的正確解釋是指該「樣式」必需同時具備「能應用於單一物件，以及 能應用於多個物件」的能力 (capable of being associated with both one object and more than one object.)。
巡迴上訴法院認為PTAB錯誤地將「樣式」定義中的「或 (or)」字解讀為互斥的替代選項，進而認定前案技術 Lemay Web中那種只能應用於單一物件的 HTML 屬性編碼也符合該專利請求項所限制的「樣式」，法院對此不予認同。
- 於2026年1月，專利審理暨訴願委員會作出更審後的最終書面裁決 (JUDGMENT Final Written Decision on Remand, 複審文件 #60)，如圖四所示，基於顯而易見性，'168專利請求項 1-4 和 6仍被判定為不具備可專利性。
美國專利局長要求重審後，改採與較早法院陪審團判決一致見解，專利恢復有效
- 於2025年11月6日，於特拉瓦州聯邦地區法院審理中的Express Mobile控告GoDaddy 訴訟案 [3]，陪審團判決 (複審文件 #2023) 判定USP# 7594168專利請求項1有效，且被告需賠償1.7億美元。
- 於2026年5月，可能考量在特拉瓦州法院陪審團作出判決後，PTAB作出更審後書面裁決仍然不一致，美國專利商標局長主動將IPR2021-01226多方複審案委派給 "指定重審小組" (Delegated Rehearing Panel, DRP) [4] 作再次評估：相對於德拉瓦州地區法院審判中所提出的前案證據，IPR2021-01226多方複審請求者是否提供了「實質不同」的證據。
- 於2026年6月24日，如圖五所示，"指定重審小組" 作出裁決 (Delegated Director Review of Final Written Decision on Remand 複審文件 #68) -- 與先前法院審判中所考慮過的論點或前案證據相比，多方複審請求者提出的無效論點或證據並無實質性不同；故撤銷專利審理暨訴願委員會先前作出的裁決，認定多方複審請求者未能證明專利請求項1-4和6不具備專利性。
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