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從IPR立案急凍/Trolls訴訟越趨活躍 系列2 盤點美國NPE/PAE 16大專利訴訟案例 (五)通訊技術類

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科技產業資訊室(iKnow) - 陳家駿、許峰瑋 發表於 2026年5月22日
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圖、 從IPR立案急凍/Trolls訴訟越趨活躍 系列2  盤點美國NPE/PAE 16大專利訴訟案例  (五)通訊技術類
 
通訊技術類案例
15. Wi-LAN Inc. v. Apple Inc. (2011~2022)
多起平行訴訟策略的關鍵啟示

案件背景
本案是通訊與半導體技術領域中,一件極具代表性的長期專利訴訟案。該案橫跨十餘年,不僅因2018年侵權判決以及2020年約8,500 萬美元之損害賠償重審結果而受到關注,更重要的是,其訴訟歷程具體反映了在先進無線通訊技術背景下,侵權認定、損害賠償計算,以及訴訟策略如何隨著程序反覆演進、彼此交錯影響的過程。

原告Wi‑LAN Inc.原本從事無線通訊技術研發,曾推出相關產品,其後逐步轉型為以專利授權與訴訟為主要的營運模式,並建立起涵蓋多項無線通訊關鍵技術。就其發展歷程而言,Wi‑LAN屬於典型由技術研發公司轉型、並以專利組合授權與權利行使為核心的PAE。

Wi‑LAN與Apple之間的專利爭議歷經多起平行訴訟,其中最具代表性的案件,可追溯至2014年前後。在該波訴訟中,Wi‑LAN以多件與4G LTE/ VoLTE(Voice-over-LTE)通訊技術相關的專利,對Apple提起侵權主張,認為Apple的iPhone等產品在實施LTE標準的過程中,落入其專利範圍。

案件進入陪審團審理後,2018年陪審團首次認定Apple構成侵權,判給Wi‑LAN約1.451億美元的鉅額損害賠償。然而,地方法院隨後對該賠償判決作出重大修正。法官認為,原告的損害賠償專家證詞,未能妥善區分系爭專利對產品價值的實際貢獻,特別是將專利技術與整體VoLTE通訊功能的價值混為一談,違反既有案例對損害賠償計算中分配原則的核心要求,因此撤銷原判,並命令就損害賠償重新審理。在2020年進行的第二次損害賠償審理中,陪審團改判約8,520萬美元的賠償金額。

嗣後,CAFC於2022年就本案作出審查判決,在確認侵權成立之同時,仍針對損害賠償之方法與假設,展現高度審慎態度。整體而言,本案清楚反映出,即便在涉及標準相關通訊技術之情境下,一旦進入損害賠償階段,賠償金額仍將受到分配原則之嚴格制約,難以與終端產品之整體價值維持高度連動。

技術與通訊標準之關鍵關聯
在上訴審階段,CAFC於2022年就本案作出判決,維持Apple構成侵權之認定,惟對於經重審後所作成之損害賠償結果,仍採取高度審慎態度,針對其計算方法與所依據之經濟假設予以審查,並將相關爭點發回地方法院續行處理。整體而言,該判決在聯邦層級上,確認了侵權責任之成立,同時再次凸顯損害賠償議題於標準相關技術案件中的高度爭議性。

從技術與法理的角度觀之,本案所涉專利與4G/LTE通訊系統之實際運作環境間,確實存在高度實質關聯,使案件於整體訴訟過程中,經常置於通訊標準技術實作的脈絡下加以討論。惟法院於本案中,並未將相關專利明確認定為標準必要專利(SEP: Standard Essential Patent)[1],亦未以SEP作為侵權判斷之核心法律要件,而係將其作為理解技術背景與產品實施方式的重要情境因素之一。即便如此,仍可確認的是,系爭技術與LTE標準之實際實施之間,具有高度的實質連結。

正因如此,被告產品在遵循市場主流通訊標準進行設計與實作的過程中,勢必承擔一定程度的侵權風險。換言之,當產品為了符合法規要求、市場相容性與產業標準,而必須採用特定技術架構時,其技術選擇空間本即相對受限,也使得專利權主張在此類案件中,更容易建立侵權連結。本案因而清楚展現出現代通訊技術訴訟中的一項典型困境:標準化固然促進競爭與互通性,卻亦可能在結構上同步放大專利風險,使侵權爭議更難以完全迴避。

最終而言,在CAFC於2022年確認侵權責任、並將損害賠償部分撤銷發回後,Apple與Wi‑LAN於同年3月透過授權協議達成全面和解,結束雙方在美國及其他司法管轄區的所有相關訴訟。該和解發生於侵權責任已確立、惟賠償範圍仍高度不確定的程序節點,凸顯即便在標準相關通訊專利案件中,雙方仍可能基於訴訟風險與成本考量,選擇以商業協議作為最終收場方式。

對被告之關鍵啟示
本案顯示即便在涉及通訊標準的情境下,損害賠償的範圍,仍必須嚴格受限於專利技術對最終產品價值的實際貢獻。法院不允許將個別專利的價值,直接與整體通訊系統功能或產品總營收掛鉤,藉此不當放大賠償基礎。這一立場,與本系列之前所述之Uniloc USA, Inc. v. Microsoft Corp.案所確立的分配原則一致,也再次確認了損害賠償,必須回到具體技術與經濟關聯的基本要求。

此外,本案也反映出長期專利訴訟的典型程序特性。從起訴、陪審團審理、地方法院法官審查,往返上訴審到最終定案,整體歷程往往橫跨多年,且結果可能歷經多次修正。這樣的訴訟型態對被告而言,意味著在面對此類訴訟時,必須具備長期策略規劃與資源投入的能力,並善用各種程序性工具,持續從專利有效性、侵權要件、技術與標準之關聯性、未遵守FRAND,以及損害賠償計算方法等多個層面進行防禦布局,防禦策略必須是整合性,而非單一論點導向,而不能僅以原告是否為PAE作為抗辯主軸。唯有如此,方能在高度技術化、且往往歷時甚久的專利訴訟中,有效控管法律與經濟風險。

至於SEP或準(非)SEP相關的防禦策略,實務上常見的論點,包括主張專利權人應遵守FRAND的授權義務,以及在特定情況下,限制其請求禁制令的可能性。然而,這些主張是否成立,仍高度取決於具體事實背景、適用法域以及案件所處的程序階段。特別是在NPE情境下,FRAND義務的適用範圍,以及禁制令是否受到限制,在不同司法體系與審理階段中,仍呈現出高度不確定性,並非當然成立的防禦理由。

小結
綜合來看,Wi‑LAN v. Apple一案清楚展現在高度標準化的通訊產業中,即便專利權人為由技術研發轉型而來的PAE,只要其專利技術與通訊標準的實際實施具有高度實質關聯,仍有可能成功主張侵權,並在訴訟過程中取得具相當水準的損害賠償結果。然而,法院同時也嚴格要求損害賠償必須建立於精確的價值分配原則分析之上,避免將個別專利的價值不當擴張為整體通訊系統或終端產品的整體價值。

對照DJW High Point SARL v. Sprint一案[2],即便同樣涉及行動通訊等高度技術化領域,且案件未以§101或FRAND爭議作為核心審理軸線,CAFC仍採取極為嚴格的侵權認定與請求項解釋標準,使專利權人可能因技術施作對應不足或權利範圍受限,而無法建立侵權主張。


16. Adaptix, Inc. v. Apple Inc. et al(2012–2016)
非SEP通訊專利之高額判賠嘗試與結構性失敗

案件背景
Adaptix, Inc. 原本為一家實際從事無線通訊技術研發的公司,其核心專利主要來自2000年初期於4G無線通訊、OFDMA[3]及MIMO[4]等技術領域之研發成果。2012年1月,Adaptix由Acacia Research Corporation以約1.6億美元收購,自此轉型為Acacia旗下之專利控股與授權實體,其商業模式亦隨之由技術研發導向,轉為以專利授權與訴訟變現為主要營運重心。

被Acacia收購後,Adaptix所主張之專利,雖涉及行動通訊與無線資料傳輸相關技術,惟並未被納入任何既定通訊標準,亦未以SEP為其訴訟基礎,而是聚焦於行動裝置中資料封包處理、基地台互動及無線通訊管理機制等非標準化實作層之技術。

自2012年起,Adaptix即以該批非SEP之通訊相關專利,分別於德州地方法院及加州北區地方法院,對Apple、Samsung、Motorola、HTC、Pantech、LGE及多家電信業者提起多起平行專利侵權訴訟,主張其智慧型手機及平板裝置於通訊模組實作過程中,落入其多件專利之範圍。

相關案件雖有部分進入實體審理,惟在請求項解讀(claim construction)、直接侵權成立要件、及損害賠償之因果與價值連結論證等關鍵面向,陸續遭法院以簡易判決(Summary Judgment)或關鍵程序裁定,加以限縮或駁回,最終未能形成具持續性或可複製性的高額專利變現成果。

加州法院方法請求項之不侵權認定
在訴訟初期,Adaptix曾將部分案件推進至證據開示或實體審理階段,並一度接近陪審團審理門檻,嘗試藉由方法請求項的侵權主張,建立侵權成立與高額損害賠償的談判籌碼。然而,在案件進入陪審團審理之前,地方法院即針對其侵權理論與損害賠償主張,展開嚴格的法律審查。法院之檢驗重點,特別集中於請求項解釋是否過度抽象、侵權比對是否符合方法請求項之全要件(all elements)原則而具備具體且逐一的技術對應,以及是否不當地將個別非標準化技術的價值,外溢連結至整體通訊功能或終端裝置價值。惟在本案中,法院並未就個別方法步驟之技術對應逐一認定,而係從方法請求項之直接侵權主體出發,認定被告未實際執行任何請求項所要求之步驟,由於方法請求項之直接侵權未能成立,法院亦未進一步檢驗被告是否構成誘導侵權或貢獻侵權,致無法建立方法請求項之直接或間接侵權責任。

在陪審團審理前的簡易判決階段,加州北區地院援引CAFC既有案例[5]明確指出,方法請求項之直接侵權,須以被告實際執行至少一項方法步驟為前提,僅因販售或提供具備執行能力之預先編程裝置,尚不足以成立直接侵權,否定其直接侵權成立所需之被告自行實施方法步驟要件,並進一步排除其相關損害賠償論證,使原本具有陪審團壓力效果的訴訟態勢無法維持。最終,相關案件多以不侵權判決、賠償主張被排除、程序終結或低額和解收場,並未形成可長期支撐高額通訊專利變現的穩定模式。

與SEP/非SEP案件之結構性對照
Adaptix案最具代表性的制度意義,在於其清楚呈現:即便訴訟標的涉及4G通訊技術,若系爭專利並未構成SEP,亦未與產業標準形成實質性的技術鎖定關係(standard lock‑in),其於侵權認定與損害賠償階段,將更容易受到法院之嚴格審查。也就是說,產品就算要符合通訊標準,其實還有很多不同的實作方式,並不一定會用到Adaptix的那套技術。

在此類案件中,法院往往以權利範圍是否過於抽象、侵權之行為主體與比對是否具體,以及專利價值是否被不當外溢至整體通訊功能或裝置價值,作為限縮其主張的核心理由。因此,法院在這類案件中態度特別嚴格,不會因為技術聽起來很複雜、層級很高,就放鬆侵權或賠償的標準。相反的,法官會一一檢查專利到底在保護什麼?產品真的有照那個方式做嗎?為什麼一小段非標準技術,可以要求賠整支手機或整個通訊功能的價值?

相較於Wi‑LAN案,法院在Adaptix案中,並未因通訊技術本身之高度複雜性,即放寬侵權成立或賠償計算之門檻,反而更嚴格要求具體的技術對應分析與損害賠償分配原則。此一差異亦顯示,對於傳統商業型PAE而言,於非SEP之通訊技術領域中,單純訴諸通訊背景本身,已不足以支撐高強度的訴訟與變現策略,其訴訟空間因而顯著受限。

德州法院之程序性裁定與訴訟阻卻效果
在加州北區地院已就Adaptix所主張之侵權理論,作成不侵權之判決,且該判決未經上訴而確定後,Adaptix並未就此止步,而係試圖在德州東區地院之相關案件中,延續其侵權主張。針對不同被告或不同型號、但技術實施方式實質相同之 LTE 行動裝置,再度提出高度近似之侵權論證。然而,德州法院並未重新進入侵權實體審理,而是直接承接加州判決所確立之核心爭點,基於爭點效(issue preclusion)、請求效(claim preclusion,即請求權排除),以及 Kessler Doctrine 等程序法理,裁定Adaptix不得再重複主張已遭否定之侵權理論。

上述裁定之實質效果,並非僅限於單一案件之終結,而是賦予先前被告非侵權者地位,使Adaptix無法再就本質相同之產品與技術實施方式,重新啟動後續侵權訴訟。透過此一程序性處理,德州法院實質上阻卻了Adaptix非SEP通訊專利之訴訟路線,亦使其原本試圖以跨法院、多輪提告方式延續訴訟動能之策略,無以為繼。


爭點效/請求效/Kessler Doctrine
請求效 v. 爭點效
在英美法體系中,具有對原告「禁止再訴」(dismissal with prejudice)法律效果之終局裁決,通常會產生請求效[6]之效果,至於是否進一步產生爭點效[7]之效果,仍須視相關爭點,是否已於前案中被實際爭執並裁決(actually litigated and decided)而定。

請求效(略相當於現英美法上狹義所稱之 res judicata[8])禁止當事人於後續訴訟中,再次提出已於前案提出、或本可提出之「請求權」(claim)。因此,一旦當事人間就某一請求權(或源於同一交易事實之請求)已有終局判決,當事人即不得再就相同、或本可於前案一併主張之請求再次提告。然而,請求效原則上並不適用於前案終局判決後所發生之後續侵權行為。

相較之下,爭點效係指針對某一事實或法律爭點(但並非是案件中之請求權),一旦已於前案中被實際爭執、裁決,且該項認定為終局判決之必要基礎,當事人即不得於後續訴訟中,再次就相同爭點進行爭執,即使後案係基於不同請求權亦然。

上述法理於專利侵權領域中存在一定複雜性,原因在於專利侵權可能發生於過去、持續於現在,甚至於未來繼續發生,而且可能涉及相同產品或服務,亦可能涉及後續改版或不同產品。因此,便產生一項重要問題,某些於第一件訴訟提起時,尚未實際發生之未來侵權行為,是否會因先前終局判決所生之請求效或爭點效,而在後續訴訟中受到限制或排除?

Kessler Doctrine  -- Kessler v. Eldred
關於以上之問題,可追溯至美國最高法院1907年之 Kessler v. Eldred(206 U.S. 285)案。Eldred曾以一項與電動點火器(electric lighter)相關之專利,對Kessler提起侵權訴訟。印第安納州聯邦地院認定不侵權,Eldred 提起上訴後,第七巡迴上訴法院維持原判(彼時CAFC尚未成立)。其後,Eldred又於紐約西區聯邦法院,對Kessler之一名客戶提起訴訟。由於此舉導致Kessler流失大量客戶且訂單遭拒,Kessler遂代為承擔客戶之訴訟防禦,並成功取得禁止Eldred繼續提告之禁制令。案件最終上訴至美國最高法院。

最高法院面對之問題在於:當某地院與巡迴法院已認定某產品不侵權時,是否仍可於其他司法轄區,對相同產品之客戶再次提起侵權訴訟?最高法院認為,該爭點已於前案中確定,因此後續針對相同爭點之訴訟,將因前案終局判決而受到禁止。法院進一步指出,Kessler之客戶亦應如同Kessler本人一般,得以「不受干擾地」(free of molestation)自由從事相關商業活動,專利權人不得透過改變被告身分之方式,反覆主張相同侵權。

後續聯邦法院逐漸將Kessler Doctrine,視為獨立於請求效與爭點效之外之特殊專利法理,其主要功能在於保護已被認定不侵權之產品或技術,不再因相同產品之後續銷售、使用或客戶端實施,而遭受專利權人反覆提告。相較之下,爭點效通常要求:(一)前後案爭點相同;(二)該爭點已於前案中被實際爭執並裁決;(三)該認定為終局且實體判決必要基礎;以及(四)當事人間具有法律上密切關係(privity)或符合非互惠禁反言之適用條件。

然而,Kessler Doctrine雖與請求效和爭點效密切關聯,但其保護範圍並不完全相同。尤其在專利侵權具有持續性與未來性之情況下,Kessler Doctrine特別處理未來侵權行為之問題,也就是若專利權人已於前案中,就特定產品、服務或技術主張侵權而遭終局性排除(包括不侵權判決或具有禁止再訴效力之終局處分),則後續對相同產品或相同行為之侵權主張,即可能受到Kessler Doctrine阻卻。

綜上,Kessler判決的核心內涵是,一旦被告在法院取得不侵權的最終裁定,專利權人不得再就同一被控產品或本質上相同的技術對該被告、或其客戶、使用者,重複提起侵權訴訟。請參表一所列之阻卻法理(並非依適用順序排列,亦非每一案件均須完整動用)。實務上,被告常依案件所處程序階段、專利內容與訴訟目標,選擇部分工具搭配使用;其效果亦取決於個案條件,而非工具本身的抽象屬性。
 
表一: 程序阻卻法理比較。(許峰瑋製表)
比較面向 爭點效 請求效 Kessler Doctrine
阻卻對象 特定已判定之爭點 請求權/交易事實 特定產品或技術
是否要求前案實際審理
是否可影響後發訴訟 是(但有條件)
是否限於同一被告 是(但有例外) 是(但有例外) 否(可延伸至客戶/使用者)
 
Kessler Doctrine之後續擴張 -- PersonalWeb案
然而,有一項重要問題仍然存在,若前案並未真正進入實體審理,例如僅因「禁止再訴」(dismissal with prejudice)而結案,而非實際作成不侵權判決,則Kessler Doctrine是否仍然適用,使後續針對後續侵權行為之訴訟亦受到阻卻?

2023年CAFC在In re PersonalWeb Technologies LLC案[9],進一步釐清 Kessler Doctrine。PersonalWeb於2011年在德州東區聯邦法院,以多項專利對Amazon及其客戶Dropbox提起侵權訴訟。系爭功能主要涉及Amazon Web Services(AWS)之S3(Simple Storage Service)雲端儲存服務。

該案在未進入實體審理前,即由PersonalWeb同意以禁止再訴方式,撤回其對 Amazon 之所有主張,並形成具有終局效力之判決。然而2018年PersonalWeb又依相同專利,在全美多個地院對數十家使用Amazon S3的網站營運商提起訴訟,Amazon遂介入(intervened)相關客戶訴訟,主張前案已生阻卻後續訴訟效力。

德州東區法院認為請求效要件雖具備,但其效力僅及於前案終局判決前的侵權行為,另Kessler Doctrine雖可賦予有限交易權,但因前案未經實體認定不侵權,故傳統爭點排除不適用。但CAFC大致同意地院對請求排除與爭點排除的分析,但不同意其對Kessler Doctrine的限制性解釋。CAFC強調Kessler Doctrine之目的,在於防止專利權人反覆騷擾被控侵權人及其客戶,且既有案例從未要求:前案必須實際上經訴訟審理與裁決始得適用,因此CAFC認為,只要前案係以具有禁止再訴效果之方式終結,即可賦予被告及其產品持續性的免受干擾地位,從而觸發Kessler Doctrine。

CAFC實際大幅擴張了Kessler Doctrine之適用範圍,其核心邏輯在於:既然專利權人已放棄再次主張的權利,即不得再藉由對客戶或後續行為從新起訴,來包裝相同侵權理論。因此,PersonalWeb不得再就相同的技術實施方式及服務對客戶提起後續訴訟,其後續案件全數遭到駁回。

對被告之關鍵啟示
本案顯示,於涉及非SEP之通訊相關專利訴訟中,被告除可比照一般專利案件,從侵權比對、請求項解釋及損害賠償分配原則等核心面向進行防禦外,尤可進一步善用法院之一貫立場,即非標準化技術之專利價值,不得直接外溢或等同於整體通訊功能或終端裝置之價值。在缺乏產業標準鎖定效果的情況下,法院往往嚴格要求具體且逐一對應之侵權分析,並對損害賠償之價值連結採取高度審慎態度。

此一趨勢亦反映於Adaptix案之最終走向。於加州北區地院已就其侵權理論作成不侵權判決,且該判決未經上訴而告確定後,Adaptix仍試圖於德州東區地院延續相關訴訟;惟德州法院並未重新進入侵權實體審理,而係承接前案判決基礎,援引請求權排除、爭點效及Kessler Doctrine等程序法理,裁定其不得就本質相同之產品與侵權理論重複提告。透過此一程序性裁定,Adaptix之非SEP通訊專利訴訟路線,實質上遭到制度性阻卻。

在此背景下,以Acacia為代表之傳統商業型PAE,於非SEP通訊專利領域中,已難以僅憑通訊技術背景放大賠償期望,其後續實務上亦逐漸調整訴訟組合與選案方向,以因應法院所揭示之制度性限制。


小結
綜合觀察Adaptix案與Wi‑LAN案,兩者在相似的通訊技術背景下,卻呈現出截然不同的訴訟結局,形成極具代表性的對照關係。Adaptix案顯示,非SEP之通訊專利在欠缺標準鎖定效果的情況下,其訴訟成功率與專利變現能力不僅明顯受限,更容易在侵權成立門檻與損害賠償連結兩端,同時遭法院採取嚴格審查立場,甚至透過請求權排除、爭點效及Kessler Doctrine等程序法理,於實體審理之前即被提前終結。

基於PAE窮追猛打騷擾下游客戶的訴訟策略,被告廠商應將Kessler Doctrine銘記在心。隨時檢視PAE訴訟鏈之相互關連之動態,充分運用此一法理之制度目的,在於避免專利權人透過反覆對客戶、下游使用者或不同地區法院提起訴訟之方式,持續干擾已獲勝訴的一方及其產品之市場流通。

此一路線反映出,當通訊技術僅屬標準周邊或可替代實作,而非標準實施所不可或缺的技術要素時,法院對其專利價值定位與訴訟外溢效應的容忍度極為有限。相對而言,Wi‑LAN案則說明,即便系爭專利未被正式認定為SEP,只要其技術內容與通訊標準之實際實施具有高度、不可輕易迴避的實質連結,仍有可能在侵權責任成立後,進入較具體的損害賠償討論,並形成可談判的商業籌碼,最終以授權或和解方式收場。

兩案之差異,關鍵不在於是否具備SEP標籤,而在於專利技術在整體通訊標準實作架構中,究竟處於可選擇、可替代的位置,抑或已深度嵌入標準實施本身。將Adaptix與Wi‑LAN案合併觀察,有助於企業更精準辨識通訊技術專利訴訟中,不同技術位置所對應的制度風險輪廓:對於缺乏標準鎖定效果的非SEP通訊專利,訴訟策略須更早納入程序性阻卻、與賠償限縮的高度風險評估;相反地,對於與標準實施具有高度實質連結的技術,則應同步考量侵權風險管理與授權談判的潛在空間,並據此作出差異化的防禦與整體智財權策略判斷。


系列2總結 - 案例取樣之限制與觀察重點
綜合以上16件美國專利侵權訴訟案例可以看出,NPE/PAE在美國專利訴訟中的行為樣態,早已難以以單一模式概括。即便同樣以專利行使為主要營運手段,不同案件在涉及產業別、技術成熟度、專利取得背景、資本支持程度及訴訟策略上,仍呈現高度差異,其訴訟結果亦隨之出現明顯分歧。這些差異,並非單純來自專利技術類型本身,而是與專利法制、PTAB行政審查機制,以及聯邦法院實務判例的累積發展,密切交織而成。

從本系列所整理的案例中可以觀察到,一方面,傳統商業型PAE在部分案件中,仍可能透過程序節點的選擇、損害賠償模型的設計,以及多案並行的訴訟策略,在訴訟初期形成一定程度的談判壓力;然而,另一方面,具備實際研發背景、或專利內容較為具體的轉型型PAE,其訴訟成果往往取決於專利本身是否能通過專利適格性、有效性、侵權比對與損害賠償分配等實質審查,而非其是否屬於PAE身分。兩者之間,並不存在必然的勝負關係,而是高度依賴個案條件。

同時,本系列亦顯示,隱形代理(privateering)、第三方介入IPR,以及爭點效、請求權排除等程序法理的運用,在近年專利訴訟中確有增加的趨勢。然而,這並不意味著所有案件都會進入相同的制度路徑,而是反映出當代專利訴訟已成為一場結合法律工具、程序策略與訴訟資源配置的實務攻防,結果往往取決於被告是否能在適當階段採取相對應的防禦手段。另如WiAV Solutions v. RIM等案件所示,即便專利侵權實體尚未進入審理階段,PAE是否具備適格的排他授權與起訴資格(constitutional standing),本身亦可能成為影響訴訟能否成立的關鍵前置門檻。

需要特別說明的是,本系列所盤點的16個案件,並非意在網羅所有具代表性的 NPE/PAE訴訟,亦不代表依金額高低、影響力或重要性進行排名。案例的選擇,係基於實務觀察與主題脈絡,有意識地挑選用以說明不同PAE類型、訴訟工具運用方式,以及防禦策略輪廓的代表性案例,相關整理亦輔以表二之防禦工具矩陣加以呈現。實務上,仍有大量涉及生命科學、醫療器材、半導體製程、標準必要專利或跨國平行訴訟的重要NPE/PAE案件,因篇幅與主題限制,未能納入本系列討論。

因此,讀者宜將本系列視為一組以實務案例為基礎的觀察性參考,而非完整或封閉的案例百科。本系列的核心價值,不在於提供單一答案,而在於透過具體判決,協助企業與法務人員更清楚辨識不同NPE/PAE類型,背後往往對應不同的訴訟工具、程序風險與防禦重點。這些觀察,亦可與系列1談美國PAE運作類型及其應對所提出的 PAE分類架構相互對照,作為實務判斷時的參考座標。

對企業法務與智慧財產管理部門而言,真正重要的,並非是否將對方簡化標示為「專利蟑螂」,而是能否在訴訟初期即辨識專利主張所屬的類型特徵,並據以選擇相對應、且具彈性的防禦策略。唯有跳脫以單一策略應對所有專利訴訟的思維,企業才能在當前高度不確定的專利訴訟環境中,更有效地評估風險、控管成本,並提升整體決策的可預測性。最後,本文亦就前述16件案例,依其主要防禦工具與策略效果,整理如表二所示。(9868字;圖1)
 
表二: 防禦工具矩陣。(許峰瑋製表)
防禦類型 核心法律機制 代表性案例 對PAE商業模式之核心影響
專利有效性  §101
 §102
 §103
 §112
Alice(1)
CET(2)
IV(3)
Enfish(4)
Soverain(5)
Interval(7)
Eolas(8)
VirnetX(11)
專利權本身即被削弱或否定,使 PAE 無法將該等專利視為可長期運用之訴訟資產,訴訟與授權空間大幅壓縮。
訴訟動能削弱 簡易判決
JMOL
MTD
IPR
Alice(1)
Finjan(9)
VirnetX(11)
Packet(12)
VLSI(13)
Adaptix(16)
將訴訟壓力點拉回至早期程序階段,降低長期discovery與多案並行策略的效果,使拖訴換和解之商業模式難以維持。
實質限縮賠償 Daubert動議
分配原則/EMVR限縮
Finjan(9)
Uniloc(10)
VLSI(13)
CMU/Cornell(14)
Wi‑LAN(15)
即便侵權成立,法院仍嚴格限制專利價值之外溢,導致高額賠償與授權談判金額失去可預測性,削弱 PAE的經濟誘因(期望報酬率)。
訴訟阻卻 爭點效
請求權排除Kessler
(Standing)
Soverain(6)
Adaptix(16)
(WiAV)
單一案件的不侵權或敗訴結果,即可能對後續案件產生連鎖阻卻效果,使PAE無法透過更換被告或法院延續訴訟壓力。

 

[1] SEP在美國專利訴訟領域中,案件量之大且複雜,可謂博大精深獨樹一幟。本系列限於篇幅暫淺嘗即止,日後再專以另一系列探討。
[3] Orthogonal Frequency Division Multiple Access (正交分頻多工存取)
[4] Multi-Input Multi-Output (多輸入多輸出系統)
[5] Ricoh Co., Ltd. v. Quanta Computer Inc., 550 F.3d 1325 (Fed. Cir. 2008)
[6] Claim Preclusion指「請求權排除」或「請求排除效力」,或稱「訴訟標的排除」。但更精準的對應:在英美法上,Claim Preclusion相當於大陸法系的既判力(res judicata),但為區分,有時直接譯為「請求排除」或「請求權既判力」。
[7] Issue Preclusion指「爭點排除」或「爭點效」。Issue Preclusion 是英美法概念,與日本/台灣學說上的「爭點效」類似但非完全相同。台灣多將 Issue Preclusion 譯為「爭點排除」或「爭點效」(但注意爭點效理論有特殊要件)。一般可譯為「爭點排除」。
[8] 若採英美法廣義用法,Res Judicata 包含Claim Preclusion與Issue Preclusion兩大分支;若依大陸法系用法,既判力通常指Claim Preclusion之效果,而另以「爭點效」處理判決理由中之爭點。因此Claim Preclusion有時不宜直譯為「既判力」,否則在大陸法系語境下或許會混淆(既判力有時廣義涵蓋爭點效)。
[9] In re PersonalWeb Techs., LLC, No. 21-1858 (Fed. Cir. 2023).

作者資訊:
陳家駿 台灣資訊智慧財產權協會 理事長
許峰瑋 緯創資通/法務/專利一處處長

 
參考資料:
The Federal Circuit Opinions & Orders Database. CAFC
Opinions of the Court Database. SUPREME COURT OF THE UNITED STATES
McKool Smith Secures $85 Million Verdict for WiLAN Against Apple In Patent Damages Retrial. McKool Smith, 2020/1/24
Decision, Apple Inc. v. Wi-LAN Inc., No. 2020-2011 & 2020-2094 (Fed. Cir. 20222), 20-2011.OPINION.2-4-2022_1903302.pdf
WiLAN’s $85.2M Damages Verdict From Second Apple Trial Cannot Stand, Rules Federal Circuit. RPX Empower, 2022/2/4
UPDATE 1-Apple, WiLAN settle patent disputes with license agreement. Reuters, 2022/3/22
Acacia Research Corporation : Acacia Subsidiary Acquires ADAPTIX, a Pioneer in 4G Wireless Technology, for $160 Million. MarketScreener, 2012/1/13
ORDER GRANTING MOTIONS FOR SUMMARY JUDGMENT OF NON-INFRINGEMENT, NDCA San Jose Division, Case Nos.: 5:13-cv-01776; -01777; -01778; -01844; -02023, Adaptix-v-Apple.pdf
Issue Preclusion, Claim Preclusion, and Expansion of the Kessler Doctrine. SoCal IP Institute, 2021/3/22
Defendants win motion for summary judgment based on issue preclusion, claim preclusion, and the Kessler Doctrine, Defendants win motion for summary judgment based on issue preclusion, claim preclusion, and the Kessler Doctrine. Lexology, 2015/5/22
The Kessler Doctrine: An Expanded Form of Preclusion Unique to Patent Litigation. JDSUPRA, 2024/7/3
Kessler v. Eldred, 206 U.S. 285 (1907). The US Supreme Court
The Federal Circuit Broadens Application of the Kessler Doctrine. Mintz, 2020/6/23
REPORT AND RECOMMENDATION OF THE UNITED STATES MAGISTRATE JUDGE, EDTX Tyler Division Case No. 6:12-CV-17/20/120, Adaptix Inc v. AT&T
Solutions LLC v. Motorola, Inc., 631 F.3d 1257 (Fed. Cir. 2010)


 
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