︿
Top

從IPR立案急凍/Trolls訴訟越趨活躍 系列2 盤點美國NPE/PAE 16大專利訴訟案例 (二)軟體資料庫、電子商務與使用者介面類

瀏覽次數:81| 歡迎推文: facebook twitter wechat Linked

科技產業資訊室(iKnow) - 陳家駿、許峰瑋 發表於 2026年4月23日
facebook twitter wechat twitter
 
圖、從IPR立案急凍/Trolls訴訟越趨活躍 系列2  盤點美國NPE/PAE 16大專利訴訟案例  (二)軟體資料庫、電子商務與使用者介面類
 
軟體資料庫類案例
4. Enfish, LLC v. Microsoft Corp. (2016)
重構後Alice時代軟體專利適格性之里程碑

案件之技術背景
在美國專利法第101條關於專利適格性的發展歷程中,Enfish案無疑是繼2014 年最高法院Alice案之後,由CAFC所作出最具指標性的軟體專利判決之一。本案的關鍵意義在於,它直接回應了一個在Alice判決後逐漸浮現的實務懸念:亦即,軟體相關請求項是否在適格性分析上,往往被一概視為抽象概念,而必須進入第二步之發明概念(inventive concept)的判斷,CAFC對此作出實質的修正,重新明確界定Alice測試第一步的分析方式,為軟體專利鑿開一條可行的生存路徑。

原告Enfish為一家規模不大、專利高度集中的傳統商業型PAE,其主要營運模式係透過專利授權與訴訟進行維權。Enfish主張其擁有兩項資料庫架構相關專利,核心技術是一種所謂的自參照式資料表(self‑referential table),該技術突破了傳統關聯式資料庫(relational database)的既有限制。

相較於傳統作法必須將不同資料類型分散存放於多個表格,並透過關聯鍵彼此連結,Enfish的發明改以單一表格,同時儲存資料本身與其屬性,並利用同一表格中的列與欄來定義資料結構。這樣的設計,使系統得以在不事先完成完整資料模型設計的情況下,動態擴充資料欄位,從而在搜尋效率、資料儲存彈性與整體系統設計上,展現出優於既有技術的效果。

地院過度解讀技術內容係抽象化
Enfish於2012年8月指控Microsoft的資料存取技術侵害其專利,向加州中區聯邦地院提起訴訟。然而,一審地院在§101分析時,採取高度抽象化的處理方式,直接將系爭請求項概括為以表格組織資料的概念,並據此認定其屬於不可專利的抽象概念,進而宣告專利無效。

 
案件上訴後,CAFC於2016年全面推翻地院判決,明確指出原審的關鍵錯誤,在於其脫離請求項具體文字與說明書脈絡,過度將技術內容抽象化。CAFC表示,若以如此高度抽象化的方式進行§101分析,幾乎任何發明都可能被簡化為抽象概念,結果反而會使專利適格性的排除例外吞噬掉整個專利制度。在此一基礎上,CAFC為Alice測試第一步劃定更合理、也更具技術導向的界線。

CAFC對Alice測試第一步驟的突破性詮釋
在Enfish案中,CAFC對Alice案所建立的兩步驟測試,提出一項極具關鍵性的詮釋。法院特別強調,第一步真正要探討的問題,並非在其是不是軟體或電腦實作,而是請求項究竟指向(directed to)什麼樣的概念。換言之,專利不能僅僅因為涉及電腦或軟體,就一概被視為抽象概念。CAFC進一步指出,如果請求項的本質,是針對電腦功能本身所做出的具體技術改良,那麼在Alice測試的第一步,就可以直接認定其並非抽象概念,而無須再進入第二步,去勉強尋找所謂的發明概念。

這樣的論證,等於明確為軟體專利的適格性,劃出一條重要的界線。依此標準,CAFC認為系爭請求項所涉及的自參照式資料表,並不是單純把既有的資料處理方法搬到電腦上執行,而是對電腦儲存與檢索資料的方式本身進行改良。這種改良所帶來的技術效果,直接反映在電腦性能的改進與提升之上,包括更高的資料處理效率與更大的系統彈性,因此應屬於具體的技術發明,而非抽象概念。

CAFC的這種分析方式,也與先前DDR Holdings v. Hotels.com一案形成明顯對照。在DDR中,法院主要是在Alice測試的第二步,透過尋找發明概念來維持專利有效性;而在Enfish案中,CAFC則是在第一步就直接否定其具有抽象性。兩者相互補充,也使得後Alice時代的專利適格性判斷,逐步發展出並行且可運作的兩條審查路徑。

本案的後續發展與實質影響
需要特別注意的是,Enfish案雖然在§101的專利適格性層面,對NPE相對有利,但並不代表專利就此一路亨通。該案發回地院後,系爭專利仍然必須接受新穎性(§102)、非顯而易見性(§103),以及說明書是否充分揭露(§112)等其他專利要件的全面檢驗,依然存在被宣告無效的風險。而這也再次說明,即便成功跨過專利適格性的門檻,距離專利最終能否站得住腳,仍有相當差距。

然而,從制度與實務的角度來看,Enfish案的真正價值,在於它首次明確宣示「軟體專利不當然就等同或屬於抽象概念」。CAFC在本案中確立了一項極為關鍵的判定標準:當請求項的重點,放在對電腦功能或運作方式本身的具體改良時,就有機會直接通過 §101的適格性審查;反之,若只是把電腦當成一般工具,用來執行一般活動或資訊處理流程,仍然可能被認定為抽象概念而需進到第二步審查。

這樣的判斷標準,對於資料庫技術、網路架構、人工智慧、軟體工程等高度依賴電腦實作的技術領域,產生了深遠影響,不僅影響專利申請的撰寫方式,也改變了訴訟中§101抗辯的攻防重心。這樣的思路,也已被USPTO納入正式審查基準中。在MPEP §2106(尤其是 §2106.04(a))裡,USPTO明確將是否改善電腦本身的運作方式,作為判斷軟體專利是否落入抽象概念的重要分水嶺。

小結
整體來看,Enfish案是後Alice時代下,軟體專利適格性訴訟的關鍵轉折點。CAFC在本案中明確指出,軟體專利不應被預設為抽象概念,只要請求項所指向的核心,是對電腦功能或其運作方式本身的具體技術改良,就有可能在Alice測試的第一步,直接通過專利適格性審查,而無須進一步進入第二步的分析。

從制度面來看,Enfish案的里程碑意義,在於它有效修正了Alice判決後,對抽象概念過度擴張解釋的偏航趨勢。透過將判斷重心放回是否改善電腦運作方式這項技術導向標準,CAFC為軟體專利重新建立了一條可行的生存路徑,也在專利制度中,重新平衡了抽象概念排除原則與技術創新保護之間的界線。

時至今日,Enfish案仍持續在美國軟體專利實務中被廣泛引用與遵循,堪稱判斷軟體專利適格性的標竿案例之一。惟道高一尺魔就高一丈,Enfish案當然無疑地也讓NPE,成為重新檢視並強化其請求項中所呈現的技術內涵,使專利是否能通過§101審查,更加地回歸至發明本身的技術實質。


電子商務類案例
5. Soverain Software LLC v. Newegg Inc. (2013)
電子商務領域PAE與「抗爭型被告」經典案例

案件背景
本案是電子商務領域中,傳統商業型PAE與拒絕和解、全面抗辯的被告正面交鋒的經典案例。原告Soverain係擁有多項電商技術專利著稱的PAE,其於2003年自Open Market的破產程序中,取得網路銷售系統架構與線上虛擬購物車(virtual shopping cart)相關專利組合。

完成收購後Soverain隨即展開大規模的專利追索行動,對包括Newegg在內與其他像Amazon、The Gap、J.C. Penny、Home Depot等多家公司的線上購物網站提起侵權訴訟。多數被告基於訴訟成本與不確定性考量,選擇以和解方式結案,使Soverain透過一連串授權協議累積數千萬美元的收益,展現出PAE典型的專利授權與訴訟營運模式。

系爭專利揭示一種透過網路連線的系統架構。當使用者在網站上選擇商品時,相關商品資訊會被傳送至伺服器端,並儲存在一個專門的「購物車」中,使系統能在後續瀏覽過程中持續追蹤並累積使用者所選商品。該系統的關鍵特徵,在於將購物車資料,儲存在伺服器端非僅依賴使用者本地端的暫存機制,從而讓使用者在不同頁面或多次網路請求之間,仍可維持其購物狀態與已選商品清單。當使用者完成選購並進入結帳流程時,系統再依據已儲存之購物車內容進行訂單處理。

本案同時也反映出傳統商業型PAE的訴訟與授權模式,往往高度建立在被告願意選擇和解的前提之上。實務上,多數企業被告後,基於訴訟成本高昂、審理時間冗長,以及結果不確定性的風險考量,往往傾向支付授權金和解。然而被告如資源充足且具備長期的抗戰意志,PAE透過訴訟施壓換取和解的策略便可能失靈。

本案Newegg即少數採取最具風險的策略,頑強地拒絕和解並一路抗拒戰到最後。即便在東德州聯邦地院一審中,遭認定侵權成立,並被判須支付約250萬美元損害賠償及持續權利金,Newegg仍未改變立場,持續提起無效抗辯並上訴至CAFC。此一選擇,不僅展現其對自身抗辯的信心,也為後續案件的制度性發展,埋下關鍵轉折的伏筆。

上訴後局勢卻出現關鍵逆轉,CAFC於2013年認定Soverain的多項專利因顯而易見性(§103)而無效。法院指出系爭專利所主張的技術內容,僅是將既有的離線商務交易流程(如透過電話購物)、或既有的線上服務(如CompuServe的線上購物系統)加以套用並實現於網絡環境之中。這樣的應用在當時對於所屬技術領域中具有通常知識者(PHOSITA: Person Having Ordinary Skill In The Art)而言是顯而易見的。結合早期線上服務系統套用到網路環境中,並未達到足以滿足非顯而易見性要求的技術創新。

此外,Soverain針對非顯而易見所提出的「商業上成功」(commercial success)的證據,也未能證明該成功與專利技術特徵之間,具有足夠的因果關聯,因此不足以支持專利有效性。

最終,CAFC全面推翻一審判決,不僅使Newegg得以免於賠償,也對其他同樣面臨Soverain專利主張的業者,產生明顯的外溢效應,實質降低其潛在授權費用與訴訟風險。正因如此,本案被視為「抗爭型被告」策略成功的代表性案例之一。

本案對企業之關鍵啟示
從經濟與策略的角度來看,本案常被用來討論,企業在面對PAE訴訟時的一種「戰爭與和平」之核心抉擇:究竟是選擇快速和解,以控制短期訴訟成本;還是投入高額資源全面抗辯,試圖換取長期具象徵意義的勝利。

實務上,全面抗戰通常伴隨顯著較高的訴訟成本與風險,並非放諸四海皆準的選項。只有在特定情況與考量下,這類策略才具有經濟上的合理性。而Newegg案正是這種具體條件成熟的少數成功案例。透過系統性挖掘先前技術,並結合堅持到底的上訴策略,Newegg最終翻轉了專利有效性的判斷,進而徹底改變整體訴訟局勢。這個結果不僅為其自身解套,也對其他同樣面臨相同專利主張的業者,帶來實質性的防禦效益。

小結
整體而言,本案的制度性意涵,在於凸顯專利無效抗辯,特別是§103顯而易見性,在對抗PAE訴訟中所扮演的關鍵角色。同時也提醒企業在面對這類訴訟時,所應做的選擇並非單純的法律判斷,而是一項結合訴訟成本、產業影響,以及長期競爭策略的複合性決策。對於具備足夠資源、也能承擔對應風險的企業而言,在特定條件成熟的情況下,適度採取不和解、並積極挑戰專利有效性的策略,不僅可能為自身爭取結構性的勝利,也有機會對整個市場與制度產生更廣泛的正向效應。


6. Soverain Software v. Victoria's Secret Direct Brand Management (2015)
專利無效判定「爭點效」之代表性案例

案件背景
如前所述,Soverain對多家大型電商企業提起侵權訴訟,本案地方法院陪審團最初認定系爭專利有效且侵權成立,對原告Soverain作出有利判決。但情勢隨即在上訴階段發生關鍵轉折。就在Victoria’s Secret上訴進行期間,CAFC已先於Newegg案中,明確認定同一組核心專利請求項(即上述之虛擬購物車專利組合),因顯而易見性而無效,從根本動搖了本案所依賴的法律基礎。基於此,Victoria’s Secret在上訴中主張應適用爭點效,直接援引Newegg案中對專利無效的最終認定,作為其抗辯依據。

CAFC對爭點效之法律見解
CAFC於2015年判決明確指出:當某一專利請求項已在先前案件中,經最終判決認定為無效時,即使後續案件的當事人不同,也仍得援引該判決所產生的「爭點效」。只要後案所涉及的爭點,係專利權人已在前案中,獲得充分且公平的機會就相關問題進行訴訟,即不得再就該專利的有效性重複主張。

CAFC進一步說明,即便後續案件中所涉及的請求項,並非與先前案件完全相同,只要其差異不足以實質改變無效性分析所依據的法律框架或技術基礎,爭點效可擴張適用。這項見解,實際上延續了最高法院Blonder‑Tongue Laboratories, Inc. v. University of Illinois Foundation (1971)判例之觀點,即當被指控一項已被宣告無效的專利侵權時,即使抗辯的一方並非原來專利被宣告無效之訴訟當事人,仍得援引該無效判決,對抗專利權人就相同爭點所提出的侵權主張。依Blonder‑Tongue案,其成立須滿足四項要件:
1. 前案與後案之爭點具有同一性;
2. 該爭點於前案中確已實際經過爭訟與實質審理;
3. 該爭點之判斷對於前案之最終判決具有必要性;以及
4. 受爭點效拘束之一方,於前案中曾就該爭點擁有充分且公平之訴訟機會。

爭點效與既判力之分野
最高法院於Taylor v. Sturgell (2008)案中[1]指出,判決所具有的排除效力(preclusive effect),係由「請求權排除(claim preclusion)」與「爭點排除(issue preclusion)」所構成,兩者合稱為「既判力」(res judicata)。所謂請求權排除,即為傳統上所稱之「合併」(merger)與「阻卻」(bar)原則;而爭點排除,則涵蓋過往實務與學理中所稱之「附帶或間接禁反言」(collateral estoppel)與「直接禁反言(direct estoppel)」等法理。

 
基此概念延伸,「既判力」指一案件經法院作成確定終局判決後,當事人不得就同一訴訟標的再行起訴。此處所稱同一訴訟標的,係指基於同一權利義務關係所提出之整體請求,而非僅泛指事實上的同一事件。其核心意義在於對整體請求權之「一事不再理」效果,以避免重複訴訟,並維持裁判結果的最終性與安定性。

相對而言,「爭點效」並不禁止當事人再次起訴,而是禁止於後訴中,對於前案中已實際審理並作成判斷之特定爭點再為爭執。只要該爭點(無論屬事實認定或法律判斷)已於前案中接受實質審理,且其判斷構成判決理由中不可或缺之基礎時,則於後續訴訟中即對當事人發生拘束力。換言之,即使後訴之訴訟標的與前案不同,只要其中所涉及之事實或法律爭點,已於前案中經充分且公平之程序審理並被確定,該爭點即不得再行爭執。此一制度係在於防止法院對同一爭點作出矛盾判斷,並提升訴訟經濟與裁判的一致性。

CAFC再次確立專利無效爭點效之「對世效力」
本案之重要原則:一旦專利請求項經法院判定無效,其法律效果不僅拘束訴訟當事人,而且在符合爭點效要件的情形下,後續案件中的其他被告亦得援引其作為抗辯,專利權人不得再以該無效的請求項對任何人主張權利。換言之,此專利無效判決展現出「對世效力」的外溢影響。此與專利侵權判斷僅對特定當事人發生拘束力的「對人效力」形成對比:前者著重於排除不具專利要件的權利主張,後者則係處理是否落入專利保護範圍的問題。因此,爭點效實質上產生一旦請求項最終被判定無效,專利權人即難以再以該請求項,對其他被告主張權利。

本案與前述Newegg案,並列為美國專利訴訟中適用「爭點效」的重要案例,但兩案在運作上扮演不同角色:Newegg案經判決確定後,成為後續案件得以援引之基礎,本案則進一步闡明,一旦相關專利請求項已於Newegg案中被最終認定無效,專利權人即不得在後續對其他被告(如本案之Victoria's Secret)之訴訟中,再就該等請求項的有效性重行爭執。

綜上,Newegg案可視為確立專利無效之「前訴基礎案件」,而本案則為將該無效認定透過爭點效,適用於不同被告之「後續衍生案件」。兩案共同展現美國專利訴訟中,一旦出現終局之無效判決,其效果跨越當事人範圍,對後續案件產生決定性影響,進而深刻改變專利權人與被告間之權力結構。

對企業之關鍵啟示
從產業實務與訴訟策略的角度來看,Soverain系列案件呈現出鮮明對比:多數企業基於成本與風險考量選擇提早和解,讓PAE得以持續累積可觀授權收入;但像Newegg這樣選擇堅持對抗的被告,則有機會透過專利無效抗辯,從根本瓦解整個專利組合,並得以讓後續被告藉由爭點效,共享先前抗辯成功的成果。相對之下,早期選擇和解的企業,則即便日後PAE的專利被正式宣告無效,也無法追回已支付的授權費用。

因此,本案的重要意義,不僅在於確認專利無效判決之爭點效,可於後續案件中擴張適用,更揭示了企業面對PAE訴訟的關鍵抉擇:短期和解固然有助於降低個案風險,但從長期與制度層面來看,有時透過積極抗辯,甚至搭配產業協作防禦,也能實質削弱PAE的訴訟壓迫,重塑整體防禦與談判結構。

小結
這些案例說明,是否堅持抗辯本身就是一項高度戰略性的選擇,而透過集體行動(如產業聯合防禦),更可能成為長期對抗PAE的有效途徑。隨著爭點效適用範圍的擴張,PAE通過分案、區隔被告方式,反覆主張同一專利的操作空間,也正受到實質性的限縮。一旦關鍵請求項在某一案件中,被最終確定宣告無效,後續被告便無須再為相同爭點從頭來過。也使得先前成功抗辯的案件,得以對整體專利訴訟生態,產生實質而深遠的外溢效果。


使用者介面/體驗(UI / UX)類案例
7. Interval Licensing LLC v. AOL, Inc. (2014 & 2018)
Nautilus與Alice於CAFC層級的具體落實

案件背景
雖然並非是一般所稱的專利三性之一,但專利法第112條說明書之明確性(definiteness requirement)及可據以實施性(enablement requirement)要求,一直是美國專利侵權訴訟中二造交鋒之重點,而這方面最高法院之Nautilus, Inc. v. Biosig Instruments, Inc. (2014) 更是指標性之案例。本案即是CAFC在後Nautilus與Alice時代,分別就專利明確性(§112)與專利適格性(§101)予以具體落實的代表性案例之一。原告Interval Licensing屬於典型以專利授權與訴訟為主要營運模式的傳統商業型 PAE,其專利資產主要建立在使用者介面(User Interface,UI)設計與資訊呈現概念之上。

Interval Licensing於2010年,對AOL、Apple、Google 及 Yahoo! 等多家科技公司提起專利侵權訴訟,主張其四項專利遭到侵害。需注意的是,系爭專利並非針對底層硬體結構或核心演算法,而是著眼於應用層級的技術問題:如何在顯示裝置上安排與呈現資訊,以影響使用者對畫面資訊的注意力分配。換言之,這是一組典型與 UI/UX(User Experience)設計高度相關的專利主張。

CAFC先於2014年作出判決,隨後又在2018年就部分仍存的請求項作出後續裁定,使本案橫跨專利明確性與專利適格性兩大核心議題,因此在專利實務上具有高度代表性。特別是在明確性方面,本案常被認為是繼最高法院Nautilus案之「合理確信」(reasonable certainty)標準後,CAFC 最早、且最具體加以適用的重要案例之一。

就技術內容而言,系爭專利的核心概念是注意力管理器(attention manager),基本是利用顯示裝置中尚未被使用的畫面資源,在不干擾使用者主要操作的情況下,呈現額外資訊以吸引使用者的次要注意力。說明書中揭示了兩種主要的實施模式:
其一,是在使用者閒置時顯示內容的螢幕保護程式;
其二,則是在使用者進行主要操作時,利用未被應用程式占用的螢幕區域顯示資訊,類似於桌面背景視窗的呈現方式。

此外,系爭專利對圖像(image)一詞採取廣泛的定義,不僅包括視覺影像,亦涵蓋文字、數位資訊,甚至聲音等各種感官刺激。案件曾因USPTO再審程序而一度中止,待訴訟恢復後地方法院認定,請求項中使用的「以不干擾方式而不使使用者分心」(unobtrusive manner that does not distract a user)用語,欠缺足以讓PHOSITA合理確定其保護範圍的客觀標準,因此依§112宣告請求項無效。Interval Licensing不服提起上訴,進而引發CAFC在後續判決中,對明確性與適格性問題的進一步闡釋。

CAFC 2014年判決:明確性問題的里程碑分析
先回顧一下最高法院之Nautilus案判例,對專利法第112條明確性所建立的核心標準,其強調及確保專利權利範圍對公眾具有實質的可預測性。最高法院認為,參閱說明書與專利申請歷史檔案,該請求項是否能以「合理的確定性」(reasonable certainty),告知PHOSITA在專利申請時所請求的發明範圍,若請求項無法達成此一標準,致使公眾難以判斷哪些行為落入專利範圍、哪些則屬於公有領域,將削弱專利制度所應具備的「通知功能」(public‑notice function),即屬不具明確性。

因此,第112條對請求項明確性的要求,在避免過度僵化之語言精確性的要求,與確保公眾能合理掌握專利權利範圍之間,取得適當平衡,從而使專利制度得以在鼓勵創新與維持權利界線清晰之間,發揮其應有功能。

CAFC在2014年作出的判決中,核心重點在於具體落實最高法院Nautilus案所確立的合理確信標準,並對專利請求項中帶有高度主觀色彩的用語,採取相當嚴格的審查立場。法院指出,「unobtrusive manner」本質上屬於高度主觀的描述性用語,無法為PHOSITA提供一套明確且可操作的判斷基準。

CAFC特別澄清,程度性用語並非一概就當然無效;但一旦其判斷標準過度依賴個人感受,而隨著在不同情境下產生不確定變動,即難以滿足專利法第112條對明確性的要求。在進一步檢視說明書後,CAFC發現該系爭用語,在不同實施例中的指涉方式並不一致:有時指的是螢幕空間的配置問題,有時則涉及資訊呈現的時間條件。這種前後不一的描述,使得相關技術內涵更加模糊,無法形成足以界定專利範圍的客觀限制。

此外,CAFC也特別強調說明書中,就「e.g.(例如)」與「i.e.(即)」之間的差異。法院指出,說明書僅透過例示(e.g.)方式提供可能的實施情境,並不能等同於對請求項用語給出具有排他性的明確定義(i.e.),因此不足以補救請求項本身的模糊性。CAFC 最後總結,專利明確性並非僅要求請求項勉強可以被解釋,而是必須使技術人員在整體專利脈絡下,對其保護範圍產生合理確信。

因此,只要仍存在多種可能理解,或僅能提供片段或不完整的判斷標準,即不符合§112的要求。此一認定亦呼應最高法院Nautilus案中所確立之原則,即專利請求項須使具有通常技藝者,得以在合理確定性下理解其權利範圍,而非僅訴諸主觀或結果導向的語言。

2018年後續判決:Alice案後的專利適格性分析
在部分請求項已先因違反§112而被宣告無效後,CAFC於2018年就仍存的請求項,進一步進行§101的專利適格性審查,並完整套用Alice所建立的兩步驟測試法。在第一步分析中,法院認為相關請求項的本質,指向的是一項抽象概念,也就是在不干擾主要資訊的情況下,呈現額外資訊。CAFC 指出,這種資訊安排方式,本質上屬於人類長期以來即可實現的認知與資訊呈現行為,並未涉及任何技術層級上的創新。

進入第二步分析後,CAFC進一步檢視請求項,是否包含足以轉化該抽象概念為專利適格標的之發明概念。法院認定,這些請求項僅是依賴通用電腦指令與既有、常規的操作方式來實作該概念,並未提出任何具體且非常規的技術解決方案,因此仍然無法跨越Alice測試的第二道門檻。基於上述理由,CAFC最終認定剩餘請求項同樣不具專利適格性。

案件的重要意義與影響
從制度層面來看,本案具有非常明確的雙重意義。一方面,2014年的判決具體落實了Nautilus案所確立的明確性(§112)標準,大幅提高對主觀性與功能性用語的審查門檻,並對專利撰寫實務產生深遠影響;另一方面,2018年的後續判決則延續Alice案以來,對軟體專利適格性(§101)逐步收緊的趨勢,再次強調僅將抽象概念,搭配通用電腦技術來實作,並不足以構成可專利的發明。也正是因為這二個面向在同一案件中相繼出現,使本案成為§112與§101交叉適用的經典範例。

進一步來看,本案對NPE的影響尤為顯著。由於NPE往往仰賴較為抽象、且語言彈性極高的請求項來擴張專利涵蓋範圍,本案透過提高明確性門檻,實質限制了NPE以模糊或高度主觀用語進行廣泛主張的空間;同時,2018年判決所展現的嚴格適格性審查,也進一步削弱了NPE以功能性描述結合通用電腦技術,進行專利布局與訴訟施壓的策略。

再者,本案亦強化了一項重要的程序效果:被告得以在訴訟初期,即依§112或§101提出有效抗辯,提前終結爭議。這不僅有助於降低整體訴訟成本,也進一步動搖了NPE仰賴高額訴訟成本促成和解的商業模式。

小結
整體而言,本案與Alice案及Nautilus案,共同形塑出一個對NPE可能較為不利的環境,從專利品質要求與訴訟策略運作兩個層面,同時施加實質限制[2]。綜合觀察,本案不僅是專利明確性標準落實的重要里程碑;也可視為Alice架構下,軟體與UI類專利審查趨勢的關鍵延伸。法院透過對主觀性用語與抽象概念的嚴格檢驗,明確劃定專利保護的邊界,並為專利撰寫與訴訟策略,提供極具指引價值的實務方向。(9092字;圖1)
 
[1] 既判力法理(doctrine of res judicata)指標性之案例為1981年最高法院之Federated Department Stores, Inc. v. Moitie
[2] 此外,在§112層面,CAFC於Williamson v. Citrix Online(2015, en banc)中,進一步放寬了§112(f)之適用門檻,使對功能性、結構不明確的軟體請求項之解釋與有效性審查,變得更為嚴格。該判決與本案與Nautilus案,共同形塑出一套對高度抽象與黑盒子式請求項撰寫極不友善的實務環境,亦間接壓縮了PAE透過寬廣請求項進行施壓的空間。
 
作者資訊:
陳家駿 台灣資訊智慧財產權協會 理事長
許峰瑋 緯創資通/法務/專利一處處長

 
參考資料:
Enfish, LLC v. Microsoft Corp., No. 15-1244 (Fed. Cir. 2016)
Soverain Software LLC v. Newegg Inc., No. 11-1009 (Fed. Cir. 2013)
Soverain Software v. Victoria's Secret Direct Brand Management, No. 12-1649 (Fed. Cir. 2012)
Interval Licensing LLC v. AOL, Inc., No. 13-1282 (Fed. Cir. 2014)
Parklane Hosiery Co., Inc. v. Shore , 439 U.S. 322 (1979)
Federated Department Stores, Inc. v. Moitie, 452 U.S. 394 (1981)
Taylor v. Sturgell, 553 U.S. 880 (2008)
Restatement of the Law, Second: Judgments. American Law Institute, 1982
Obviously Obvious: Federal Circuit Reverses District Court’s Decision That Online “Shopping Cart” Patents Are Nonobvious as a Matter of Law—Soverain Software LLC v. Newegg Inc. Suffolk University Law Review, 2013/2/5
《民事訴訟法》,第四章。元照/姜世明,2025/8


 

 
歡迎來粉絲團按讚!
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
【聲明】
1.科技產業資訊室刊載此文不代表同意其說法或描述,僅為提供更多訊息,也不構成任何投資建議。
2.著作權所有,非經本網站書面授權同意不得將本文以任何形式修改、複製、儲存、傳播或轉載,本中心保留一切法律追訴權利。