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從IPR立案急凍/Trolls訴訟越趨活躍 系列2 盤點美國NPE/PAE 16大專利訴訟案例 (一)金融科技類

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科技產業資訊室(iKnow) - 陳家駿、許峰瑋 發表於 2026年4月16日
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圖、從IPR立案急凍/Trolls訴訟越趨活躍 系列2  盤點美國NPE/PAE 16大專利訴訟案例 (一)金融科技類

本系列2盤點美國Patent Trolls的重要專利訴訟案例,以NPE(Non‑Practicing Entity,非實施實體)作為上位概念,泛指未自行製造或銷售產品,而透過持有與行使專利權參與市場之實體。其中,PAE(Patent Assertion Entity)則為 NPE 之重要子類型,特別指以專利主張、授權與訴訟,作為主要營運與收益模式之個人、公司或組織。為避免概念混淆,本文後續原則上於制度分析與整體生態討論時使用 NPE,於描述具體商業模式、訴訟運作或個案行為時,則使用 PAE。

首先,在NPE/PAE光譜中,其商業模式呈現多樣化的樣貌,而Intellectual Ventures(IV)無疑極具代表性,可謂是全球最具規模之大型NPE之一,其所持有之專利數量(含獲證與申請案),橫跨多類技術領域達數萬件,累積了規模極大的專利組合,善於透過其專利聚合(patent aggregation)策略,進行專利貨幣化(patent monetization)。值得注意的是,IV的核心策略傾向以授權談判為核心、訴訟作為輔助手段。本質上更接近以專利為資產核心、再以授權談判做為主要變現手段的專利投資與管理平台。

在眾多PAE中,Acacia Research所展現的,則是一種高度結構化的專利營運與訴訟模式。透過多層子公司設立多個類似特殊目的實體(special purpose entities),分別持有並主張特定專利組合,藉此將訴訟活動模組化與個案化之專利主張。此外,Acacia亦持續透過市場交易機制,包括從大型企業或其他權利人取得專利資產,以收購、重組、授權之三段式,來擴充並優化其可主張的專利組合。此一運作模式不僅有助於分散法律與財務風險,亦使各案件在訴訟程序設計與授權談判策略上,展現更高程度的彈性。

至於InterDigital,雖被歸類為PAE,但長期投入無線通訊技術研發,並持有大量涵蓋3G、4G LTE與5G之標準必要專利(Standard Essential Patent,下稱SEP)。因此,其被定位為「研發導向轉型PAE」,其主要收入來源為全球授權,而非全以訴訟為主體之傳統商業型PAE。另一方面,Innovatio IP Ventures則為典型高壓授權策略的代表案例,其持有Wi-Fi(IEEE 802.11)相關SEP,向數千家終端使用者(如飯店、咖啡館與零售業者)發送授權通知函,要求支付相對低額費用,形成所謂「地毯式授權」模式[1]

再從制度性方面看美國專利訴訟上,幾個改變歷史的NPE,一家小型公司NTP控告Research In Motion,可謂NPE運用禁制令威脅達成鉅額和解的經典案例。當時RIM(BlackBerry製造商)面臨可能在美國市場停止服務之風險,最終支付6.125億美元和解金。該案充分顯示在2006年以前,禁制令幾乎是專利權人(尤其是NPE)在談判中的最強武器。

然而,不久後卻出現180度的翻轉,在MercExchange控告eBay案中,最高法院摒棄過去法院一旦認定專利侵權,即當然核發永久禁制令之自動規則,改採「四要件衡平測試」(four-factor test)。值得注意的是,MercExchange本身即為典型的NPE,其結果對整體NPE生態有著深遠影響。此後NPE取得禁制令的難度提高,其談判槓桿亦隨之弱化,該案被視為抑制「Patent Troll」的重要分水嶺。

綜合而言,NPE/PAE並非單一類型行為者,其興起與演變,在相當程度上重塑了美國專利侵權訴訟的整體樣貌,而且創造了甚多重要的案例!但限於篇幅只能「弱水三千取幾瓢飲」,本系列挑選了16個代表性案例供業界參考。拆為五個主題,聚焦於不同產業脈絡下,NPE/PAE訴訟所呈現的制度樣態:
1. 金融科技與商業方法專利中,§101適格性如何成為前期封殺的核心工具;
2. 軟體、資料庫與使用者介面專利,如何在Alice與Nautilus之後,被迫回應技術性與明確性的雙重門檻;
3. 瀏覽器、網路與資安產品中,IPR、第三方介入與判決是否具最終確定性主導訴訟結局;
4. 半導體與硬體領域,鉅額賠償如何在 EMVR、SSPPU與Apportionment principle等機制修正下重塑;以及
5. 在高度科學化的產業中如生技醫療方法,PAE又能行使到何種程度。
至於與SEP相關之美國專利訴訟,因案件型態特別且複雜可謂獨樹一幟,將另闢一系列探討。

基於美國是案例法的國家,司法實務上法官會不斷地援引案例法,作為其判決理由中的重要依據;而當事人也需要援用案例法來說服法官!因此,我國廠商必須密切注意所有相關專利訴訟中的案例,然後根據其中的經驗和教訓,來規劃自己的美國專利訴訟管理機制。


金融科技類案例
1. Alice Corp. v. CLS Bank International (2014)
美國有史以來最具關鍵影響力之專利侵權「殿堂級」判例
案件背景
在美國專利侵權訴訟的發展歷程中,本案可以說是軟體與商業方法專利的分水嶺。如果從最高法院層級來看,它正好接續Bilski v. Kappos(2010)Mayo v. Prometheus(2012),三案一脈相承,共同重新劃定了美國專利法第101條下,何種標的可以「適格」申請專利。

然而,Alice 案的影響力遠遠不只侷限在該案本身,它實際上在制度面奠定了一套高度具體、且至今仍被廣泛適用的判斷標準,使得所有涉及電腦、網路與軟體的專利案件,不論是在聯邦地方法院或巡迴上訴法院(U.S. Court of Appeals for the Federal Circuit,下稱CAFC),幾乎都無法迴避其所建立的「二步驟測試法」。也正因為如此,Alice案被一般認為是美國專利法史上,影響力最為深遠的關鍵判例,並對PAE生態帶來結構性的重大衝擊。

原告Alice被歸類為典型的訴訟導向、以專利主張為核心營運模式的傳統商業型PAE。其所主張的專利技術內容聚焦於金融交易領域,透過電腦系統作為第三方中介,來降低交易雙方在結算過程中的違約風險。其核心設計是利用中立帳戶與同步結算機制,確保交易能同時完成,避免其中一方先給付卻收不到對價。

不過,最高法院最終認定,這些請求項不具專利適格性。法院認為:系爭專利的本質,只是把人類社會中存在許久的「中介結算」(intermediated settlement)這個抽象的經濟概念,搬到一般電腦系統上執行,並沒有提出任何足以將該抽象概念,「轉化」[2]為可受專利保護之「發明概念」(inventive concept)。換言之,這套機制在概念層次上,本來就存在於各種商業交易之中,而相關請求項也未展現任何實質的技術改進,因此最終被認定落入不可專利的範疇。

最高法院之二步驟測試法
在Alice案中最高法院正式確立、並進一步鞏固一套源自Mayo v. Prometheus的分析架構,也就是現在實務上大家熟知的Mayo/Alice二步驟測試法。簡單來說,法院分兩個層次來檢驗專利請求項。第一步,先看請求項指向的是什麼。如果其核心內容只是指向不可專利的抽象概念(如本案中的「中介結算」)、自然法則或自然現象,那麼原則上就屬於專利法第101條所排除的對象,必須進行下一步更嚴格的檢驗。

第二步法院進而檢視請求項中的技術元素,看是否還包含足以將該抽象概念,轉化為具體技術應用的額外創新要素。換言之,重點不在於概念本身,而是在於專利是否真的添加了某種技術層面的創新貢獻。如果只是把該概念透過一般、通用的電腦來執行,那仍然不足以通過這一關。法院認為,抽象概念不會因其被限定用在特定領域或技術環境,如網路或電腦上就會轉變成非抽象概念,而必須是「實質上具有更多內涵」(significantly something more),例如產生技術改良。

 
在Alice判決之後,CAFC也透過一系列後續案例,逐步拉出比較清楚的界線,開始區分兩種類型的情況:一種是單純將抽象的商業邏輯電腦化的專利;另一種則是確實改善了電腦本身或網路運作方式的技術性發明。也正是在這樣的案例演進下,「Alice測試」在實務上的適用樣態才變得更加具體,而不再只停留在過於抽象的層次。

值得一提的是,USPTO在專利審查階段,已透過一系列行政指引[3]與備忘錄[4](尤其是針對AI相關技術),對Alice測試的適用進行一定程度的收斂,使審查標準相對趨於可預測。但即便如此,審查實務與聯邦法院在訴訟中進行的§101無效審查之間,整體嚴格度仍然存在明顯落差,這也是許多專利在USPTO能通過審查、卻不一定熬得過之後訴訟中無情檢驗的重要原因。

本案對NPE業界之影響
Alice案對NPE生態造成的是一種結構性衝擊,關鍵不在於某件專利被打掉,而是它大幅提高了軟體與商業方法專利(當然更包括現在兵家必爭的AI相關技術),作為PAE訴訟武器時的整體法律抗辯策略。在Alice案之後,大量涉及軟體或商業方法的專利在侵權訴訟中,直接被法院依專利法第101條認定為不具適格性。

更重要的是,這類案件有相當比例,是被告不需撐到昂貴又漫長的證據開示(discovery)階段到審判庭,而是在訴訟發動伊始,就透過申請駁回起訴之動議(motion to dismiss),或是申請簡易判決(summary judgment),即因§101迅速讓原告出局。這不只顯著降低了被告的訴訟成本,也讓整個訴訟節奏大幅前移。對PAE而言,這樣的變化等於直接動搖其利用美國獨有之高訴訟成本特性,來逼迫被告和解的核心商業模式,使其談判槓桿明顯失衡。

若從制度層面來看,Alice案所代表的專利適格性標準收緊,進一步帶來更深層的連鎖效應。大量以抽象商業邏輯為主體、僅透過一般電腦來實作的專利,不論是已經核准的專利或仍在審查中的申請,都喪失原本的法律支撐。這不僅導致相關技術領域的專利核准率下降,也直接影響這類專利在市場上的交易價格與投資吸引力。

對PAE生態而言,這樣的法制變化意味著,其核心資產可能面臨系統性的估值下修,進而降低市場對此類專利組合的投資與收購意願;相對地,對被告企業來說,Alice案則提供了一項高度有效、且成本相對低廉的防禦工具。專利訴訟策略因此出現明顯轉向,從過去以侵權與損害賠償為核心的後期攻防,提前移到以§101適格性為主軸的前期封殺,讓被告有機會在投入大量防禦成本前,就迫使NPE出師未捷地終結案件。

小結
Alice案不只是重新畫清了軟體與商業方法能否申請專利的界線,更重要的是,它在實務上徹底改變了專利訴訟的進行方式與背後的經濟結構。從訴訟能否提早結案、到訴訟成本如何分配,再到PAE談判籌碼的實質削弱,Alice案的影響一路向外擴散,且至今仍持續發酵。也正因如此,它被視為當代美國專利法體系中,最具關鍵性且影響最為深遠的里程碑案例之一。

2. Content Extraction & Transmission LLC v. Wells Fargo Bank (2014)
後Alice時代之§101標竿案例與對NPE之反制

案件背景
本案常被視為Alice確立兩步驟測試法之後,CAFC最早也是最具代表性案例之一,嚴格將該測試法適用於商業方法專利的標竿案例。在Alice案之後不到一年,正當專利界對最高法院所謂之 “significantly something more”,覺得過於抽象時,CAFC在本案清楚演繹於Alice架構之下,法院如何對資訊處理類專利,進行高強度的§101適格性檢驗。

原告Content Extraction & Transmission(CET),是一典型以訴訟維生的傳統商業型PAE,其核心資產專利技術內容,主要涉及一套自紙本文件中擷取、辨識並儲存資訊的處理流程。依系爭請求項係透過掃描裝置,將紙本文件(例如支票)轉換為數位影像,再由系統自動辨識其中的關鍵資訊,並輸入電腦系統或資料庫中。其最具代表性的應用場景,即為銀行ATM的支票存款功能,用影像掃描與資料辨識,取代過去由人工處理紙本支票的作業流程。

在訴訟程序上,CET 於2012年分別對Wells Fargo與PNC Bank提起專利侵權訴訟,主張其侵害系爭專利。同年,ATM設備製造商 Diebold 主動提起宣示確認判決之訴(declaratory judgment),請求法院確認其產品不構成侵權且相關專利無效,並進一步主張 CET 的訴訟構成侵權干擾(tortious interference),違反《反詐騙及腐敗組織法》(RICO: Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act)。

面對訴訟,被告PNC隨即也依聯邦民事訴訟規則第12(b)(6)條[5],提出駁回起訴動議,主張原告之請求項並不構成第101條之專利適格標的。紐澤西聯邦地院採納此一主張,認定所有請求項均屬不具適格性之標的,並在訴訟初期即全面駁回原告起訴,CET隨後上訴至CAFC。另一方面,Diebold 所提出的RICO與侵權干擾主張,亦在地院遭到駁回,並就相關裁定部分提起交叉上訴,形成本案在§101議題之外,亦涉及訴訟反制界線的多元攻防。

CAFC的法律分析
CAFC在2014年作出判決,全面依循Alice案之兩步驟測試法進行適格性審查。在第一步分析中,法院指出CET的請求項,本質上僅涉及基本的資訊處理行為:資料的收集、識別與儲存。CAFC強調,這類作業方式長期存在於人類社會的運作中,在銀行業務更是司空見慣,例如人工審查支票、辨識金額或帳戶資訊,並將相關資料加以記錄。

 
因此,法院認定這些請求項所指向的,只是典型的抽象概念。針對 CET主張其發明涉及掃描器輸出資料流、具有技術性特徵的說法,CAFC明確指出,即便這些流程是透過電腦來完成,也無法改變其抽象本質,因為電腦在此僅僅扮演了執行既有資訊處理流程的工具角色,而非提供任何新的技術解決方案。

進入第二步分析後,CAFC 進一步檢視請求項中,是否存在足以將該抽象概念轉化為專利適格標的之Inventive Concept。法院認為,系爭請求項只是運用通用的掃描器與一般電腦,來進行「既有且常規」的資料擷取與處理活動,完全未包含任何具體、非常規的技術手段。尤其是在專利申請當時,將紙本文件數位化以及將影像轉換為可供辨識的文字內容,早已屬於廣為人知的既有技術。

CAFC基於上述理由認定,這些請求項不過是將既有技術,套用在特定資料欄位(例如金額、地址或日期)的識別與儲存上,並未提供任何超出例行性、傳統性與常規性活動的技術貢獻,因此欠缺足以支撐專利權的發明概念,無法通過Alice測試的第二步。即便請求項被限定在特定技術環境中(例如僅限於掃描紙本文件),也不足以使其轉化為專利適格標的。

Diebold的RICO與侵權干擾主張
針對Diebold所提出的RICO侵權干擾主張,CAFC則援引Noerr–Pennington原則[6]進行分析。該原則的核心精神在於,當事人向政府機關請願的行為,包括向法院提起訴訟,原則上受到憲法保障,除非該訴訟本身構成如上述之虛假訴訟,否則不應輕易衍生反托拉斯、RICO或侵權干擾責任。

CAFC指出,雖然CET的專利被認為不具專利適格性而告無效,但關鍵在於,CET於2012年提起訴訟之時,相關法律標準仍處於高度不確定的狀態。特別是當時在Alice尚未作出判決之前,法院並無一套明確、可預期的標準,可以事先認定這類請求項必然落入§101不適格的範疇。

因此,不能僅因事後專利被判無效,就反推CET的訴訟在當時「客觀上毫無根據」。基於這樣的判斷,CAFC維持地方法院駁回Diebold相關RICO與侵權干擾主張的結論。法院的立場也相當明確:Noerr–Pennington原則的制度性功能,在於保護正當的請願與訴訟活動,而非鼓勵被告在專利爭議中,動輒對專利主張行為套用RICO或侵權干擾責任作為反擊工具。

本案的意義與影響
CET案在美國專利法實務中,產生深遠且持續的影響。首先,在實體法層面,法院明確拉高了軟體與商業方法專利的適格性門檻,確立一項清楚原則:僅僅將抽象概念,結合通用的電腦技術來實作,並不足以構成可專利的發明。透過本案,Alice兩步驟測試法不再只是抽象的判斷框架,而是被具體落實為法院實務中可直接操作的審查工具。
 
其次,在程序法層面,本案進一步確認,法院可以在訴狀階段,就直接依據專利法第101條,作出專利不具適格性的判斷,而無須等到界定請求項範圍(claim construction)或discovery完成之後。這樣的作法,大幅降低了被告的訴訟成本,也使§101抗辯成為金融業、零售業等頻遭NPE起訴的產業,極為重要且有效的防禦工具。值得注意的是,本案中被告曾試圖進一步反制,將原告的專利訴訟,定性為干擾其營運的濫訴行為,但最終仍未獲法院支持。

從政策與產業影響的角度來看,本案對NPE的訴訟策略產生明顯的抑制效果。單純建立在抽象資訊處理流程之上的專利主張,在Alice架構下變得更加難以成立;同時,法院透過援引Noerr–Pennington原則,也維持了對正當訴訟與請願權利的制度性保障,在防止專利濫訴與避免過度壓縮合法專利主張空間之間,畫出相對平衡的界線。

小結
整體而言,CET案不僅是一件專利無效的個案判決,更清楚揭示在Alice架構下,單純建立於抽象資訊處理流程上的專利主張,已難以支撐高成本的侵權訴訟,同時定出專利訴訟反制措施(如RICO與侵權干擾)法律界線。


3. Intellectual Intellectual Ventures LLC v. Capital One Financial Corp.  (2017 & 2019)
金融科技適格性 & 專利法與競爭法交錯領域的代表案例

案件背景
本案被視為美國專利法與競爭法交錯適用的代表性案例之一。該案所涉及的,不僅是PAE在金融科技(FinTech)領域中,如何透過專利組合進行授權與訴訟操作,也觸及商業方法專利的適格性界線,以及此類行為是否可能引發反托拉斯(Anti-trust)責任的制度問題。CAFC於2017年與2019年所作出的相關判決,使本案成為觀察後Alice時代,金融服務領域中商業方法專利命運的重要指標之一。

原告Intellectual Ventures(IV),是美國最具代表性的專利聚合型PAE。其典型商業模式,是透過大量收購專利,形成龐大的專利組合,再進行專利組合授權(portfolio licensing),並在談判破局時以訴訟作為施壓與談判槓桿來實現收益。本案中,IV對包括知名之Capital One等多家金融機構提起侵權訴訟。

IV所主張的專利,技術內容大多圍繞在資訊處理與商業方法的應用,屬於FinTech領域中相當常見的基礎功能。正是在這樣的背景下,本案成為檢視後Alice時代,PAE 在金融產業中依賴商業方法專利主張權利,其法律之可行性與風險邊界的重要案例。

專利適格性判斷:§101與Alice測試之適用
本案其中一項最核心的法律爭點,即在於系爭專利是否符合專利法§101所要求的專利適格性標準。CAFC依循Alice案所確立的二步驟測試法進行審查後,認定IV所主張的多項專利,屬於不可專利的抽象概念。

法院的理由主要有二:首先,相關專利內容多聚焦於資料的蒐集、整理與呈現,這類典型的資訊處理活動,其本質屬於人類本就可以執行的心智活動或商業邏輯,而非技術層面的創新;其次,從請求項整體看,專利並未加入足以構成inventive concept的技術性限制,而只是將這些抽象概念,交由一般、通用的電腦技術來實現。CAFC最終認定,系爭專利欠缺適格性應予以無效。此再次展現出在Alice案的架構下,金融服務領域的商業方法專利,若未能實質體現對技術本身的改進,將容易因為屬抽象概念在§101階段即鎩羽而歸。

可否主張反托拉斯法力抗NPE?
與上述之Diebold關於RICO與侵權干擾訴訟主張類似,被告除了專利侵權抗辯之外,提出反托拉斯法之反訴,主張IV的行為已違反《Sherman Act》第2條與《Clayton Act》第7條,從事壟斷、企圖壟斷以及非法獲取資產,其主要論點為:
1. IV透過大規模收購與金融服務相關的數千件專利,逐步累積市場力量;
2. IV以專利組合授權的方式,要求金融機構必須一次性地接受整體授權方案;
3. IV藉由持續提起專利侵權訴訟,對被授權方施加談判壓力,實際上形成類似「強制授權」的效果。

然而,這些反托拉斯主張在本案中,並未通過法院所要求的高度門檻審查,最終未獲支持。CAFC指出,Capital One未能妥善界定競爭法上所要求的「公認的相關市場指標」(recognized indicia of a relevant market)。法院明確表示,僅以IV所持有的專利組合作為市場範圍,本身並不符合反托拉斯法對「市場界定」的基本原則。其次,Capital One亦未能提出足夠證據,證明IV具有實質之「壟斷市場力量」(monopoly market power),例如能控制競爭價格,或排除其他競爭者進入市場。再者,CAFC強調,IV提起專利侵權訴訟的行為,原則上屬於受保障的請願行為;除非該訴訟本身構成「虛假訴訟」(sham litigation),否則不會因單純行使訴訟權利,而引發反托拉斯的法律責任。

NPE本質上並非「虛假訴訟」
在美國法下,「虛假訴訟」是指表面上看似行使合法訴訟權利,實質上卻並非真正尋求司法救濟,而是以訴訟本身作為工具,藉此干擾或排除競爭對手,從而達成反競爭目的。換言之,這是一種披著訴訟外衣的市場打擊手段。基本上,此概念是「Noerr-Pennington Doctrine原則」的一項重要例外,若訴訟本質上屬虛假,則不受該原則保護,甚至可能構成反托拉斯法違法行為。

此源於最高法院在Professional Real Estate Investors, Inc. v. Columbia Pictures Industries, Inc. (1993)案中,所建立用來判斷「虛假訴訟」的兩階段測試:
1. 該訴訟在客觀上必須是「毫無合理基礎」(objectively baseless),亦即沒有任何合理的勝訴可能性(例如法律上或事實上都顯無理由)。
2. 該訴訟主觀上是原告出於不當目的,企圖透過訴訟來騷擾競爭對手的商業手段,而非真正想正當的尋求司法判決救濟。
若同時滿足上述二要件即構成「虛假訴訟」,不受 Noerr-Pennington 保護,且可能被追究反托拉斯法責任。

由於NPE長期對業界構成困擾,尤其在美國專利訴訟極度燒錢的體制下,讓NPE獲得操作空間;再加上其本身不從事實際生產,斷絕了被告反訴NPE侵權的可能。也正因如此,業界遂另闢蹊徑,擬以反托拉斯法作為對抗NPE的工具。因此本案被告提起反訴,原本具有重要的指標性意義,惜無奈托拉斯法的構成要件極為嚴格,致使被告最終敗下陣來。因為NPE透過專利訴訟取得金錢賠償,主客觀上皆具備合理基礎,何況NPE既然不生產實際產品,自無打擊競爭對手之可言。

產業因應與制度回應
然而,本案的重要性,並不在於是否建立反托拉斯責任,而在於它清楚揭示了當代專利制度正面臨的幾項結構性問題:
第一,當PAE透過大規模的專利聚合進行市場運作時,其影響往往已不再只是單一專利權的行使,而是可能對整個產業形成一種整體性的談判壓力,迫使企業在風險與成本考量下作出讓步。
第二,凸顯專利法與競爭法之間所存在之制度上反差。法院在處理此類案件時,普遍採取較為審慎的態度,避免將專利權的正常行使,過度擴張解釋為反托拉斯的違法行為,以免動搖專利制度本身所欲保障的排他權結構。
第三,也是最關鍵的一點,在現行法制架構下,真正對PAE產生實質限制效果的工具,並非競爭法而是專利法本身,特別是Alice案所建立的抽象概念排除原則。
而這樣的發展,也與近年來企業在評估PAE訴訟風險與擬定防禦策略時,實務重心逐步轉向§101的趨勢高度一致。

誠然,PAE在金融科技領域,透過專利組合授權與訴訟策略,確實可能對產業造成顯著的談判壓力。不過,美國法院在現行法律架構下,仍傾向透過專利適格性審查(§101)來加以調控,而非輕易動用反托拉斯法。Capital One所提出的壟斷主張,固然揭示了專利聚合可能引發的競爭疑慮,但最終仍因未能成功界定市場與證明壟斷力,而無法跨越競爭法所設下的高門檻。

小結
整體而言,本案清楚顯示,即使是傳統商業型的PAE,透過專利聚合取得顯著優勢,而在現行制度下,競爭法仍非主要的約束手段;真正能對NPE/PAE行為產生實質限制效果的,仍應回歸到專利法上適格性與有效性的嚴格審查。(8817字;圖1)
 
[1] In re Innovatio IP Ventures, LLC Patent Litigation, 由於牽涉NPE/PAE提告之SEP與FRAND相關美國專利訴訟自成體系,本系列之後再展開。
[2] 在智財權中尤其是著作權和專利,如要選出一個貫穿這二個領域最重要的詞,應該就是「轉化性」,因為美國最高法院從1994年起在著作權方面,就以轉化性(transformative)來作為著作權合理使用的重要判斷原則;而在專利方面,則是從2010年的Bilski v. Kappos案,也以「機器或轉化測試」(即machine-or-transformation test)做為基礎,然後在2014年的Alice案中,再建構出:將抽象概念「轉化」成具有發明概念的特性後,才變成可予以專利之適格標的。
[3] 2019 Guidance/Guidance Update and 2024 Guidance Update on Patent Subject Matter Eligibility, Including on Artificial Intelligence
[4] 2025 December Memorandums re Subject Matter Eligibility Declarations & Ex Parte Desjardins
[5] 美國聯邦民事訴訟規則(FRCP) 第12(b)(6)條允許被告以「未能提出可主張之請求」(failure to state a claim upon which relief can be granted) 為由,申請駁回訴訟。
[6] 源自最高法院 Eastern Railroad Presidents Conference v. Noerr Motor Freight, Inc. (1961) United Mine Workers v. Pennington. (1965)二案所揭櫫。

 
作者資訊:
陳家駿 台灣資訊智慧財產權協會 理事長
許峰瑋 緯創資通/法務/專利一處處長

 
參考資料:
Alice Corp. v. CLS Bank International, 573 U.S. 208 (2014)
Intellectual Ventures LLC v. Capital One Financial Corp., No. 16-1077 (Fed. Cir. 2017)
II LLC LLC v. CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION (2019)
Content Extraction & Transmission LLC v. Wells Fargo Bank, No. 13-1588 (Fed. Cir. 2014)
Professional Real Estate Investors, Inc. v. Columbia Pictures Industries, Inc., 508 U.S. 49 (1993)
PAE vs Big Tech: Litigation Within the Lawsuit. Linkedin/Stephen Knuth, 2026/1
The Federal Circuit Opinions & Orders Database. CAFC  
Opinions of the Court Database. SUPREME COURT OF THE UNITED STATES
The New Patent Intermediaries: Platforms, Defensive Aggregators, and Super-Aggregators. Journal of Economic Perspectives, 2013
2019 Revised Patent Subject Matter Eligibility Guidance. USPTO, 2019/1/7
October 2019 Update: Subject Matter Eligibility. USPTO
July 2024 Subject Matter Eligibility Examples. USPTO
Subject Matter Eligibility Declarations. USPTO Memorandum, 2025/12/4
Intellectual Ventures I LLC v. Capital One — Collateral Estoppel May Still Apply Even Where Prior Decision Was Based On Alternative Determinations. California Lawyers Association

 
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