從友達光電東德州地院判決 — 談專利故意侵權認定暨我國廠商因應之道

關鍵字：；()；；；；；()；()；；()；；；；()；()；；

瀏覽次數：879｜歡迎推文：

科技產業資訊室(iKnow) - 陳家駿發表於 2026年3月5日

圖、從友達光電東德州地院判決 — 談專利故意侵權認定暨我國廠商因應之道

一、友達光電最近東德州地院專利侵權案
德州地院專利訴訟被告之魔咒
台灣顯示技術（display technology）領導品牌友達光電（以下稱AUO）2026年1月下旬宣布，針對其於美國被控告之Phenix Longhorn, LLC v. AU Optronics Corp. and Hisense Electronica Mexico, S.A. de C.V., et al.,乙案，自2023年10月德州公司Phenix Longhorn（以下稱原告或Phenix Longhorn）起訴後經兩年多的訴訟，德州東區聯邦地方法院馬歇爾分院（US District Court for the Eastern District of Texas Marshall Division，以下稱地院）作出有利於AUO的裁決。

陪審團認定AUO未侵犯Phenix Longhorn所主張之「伽瑪參考電壓產生方法」（gamma reference voltage generation）的美國7,557,788和7,233,305號專利，並裁定其中一項專利無效，法院於2026年1月12日作出判決。AUO指出，這是台灣業者20多年來，首次在東德州馬歇爾分院之專利侵權案中取得勝訴。

過去一般台灣被告廠商，聽到專利訴訟繫屬於德州時即聞之色變（如東德州之Marshall、Beaumont、Tyler等，或近年崛起之西德州的Waco），這是因為德州常是原告專利權人forum shopping的最愛，不但訴訟處理進行速度較快，且常對原告有利或外國被告不利，以致專利訴訟常集中於該州之少數地院法官（如東德州James Rodney Gilstrap法官或西德州Alan Albright法官）。這一次AUO能在當地獲勝，可說是打破台商在該州長期以來不利結果的魔咒！

本案之原告
根據史丹佛大學NPE訴訟資料庫（NPE Litigation Database），Phenix Longhorn在業內，主要以擁有專利並提出侵權訴訟為目的著稱，而非自行生產或銷售產品；這一類型的公司常被稱為NPE（Non-Practicing Entity --「不實施專利實體」或「非實務營運實體」），即不實際製造、銷售產品的專利主張公司（俗稱專利授權公司或「專利蟑螂」(Patent Troll)）；該訴訟資料庫明確將Phenix Longhorn標示為NPE。因此，Phenix Longhorn被認為是NPE或「專利主張實體」（Patent Assertion Entity，NPE的子類，係將專利訴訟或授權作為其主要營利方式者）。

原告不服事務法官提交法院審理事項
本案依據《美國法典》28 U.S.C. 第636(b)(1)條之規定，交由聯邦地方法院事務法官（Magistrate Judge）[1]審理並做出對原告不利裁決，原告不服提交法院審理下列事項：就事務法官「部分准許」（Granting-in-Part）本案共同被告中國電子產品製造商海信（Hisense Electronica Mexico）所提關於 ’788 專利之「簡易判決動議申請」（MSJ: Motion for Summary Judgment），以及「部分准許」AUO關於「故意侵權之簡易判決動議申請」所作成之報告與建議（Report and Recommendation, R&R）提出異議。

本案之審理背景
2025年11月12日，被告AUO依《美國專利法》第271(b)、(c)和(g)條，提出「不成立訴前損害賠償」（No Pre-Suit Damages），以及「不成立故意侵權」（No Willful Infringement）的「簡易判決動議申請」（Motion for Summary Judgment，以下稱「AUO故意侵權MSJ」）。

事務法官其後作成報告與建議，部分核准簡易判決動議，並駁回以下請求：
(1) 在2023年10月10日提起訴訟之前，原告對AUO所主張之任何關於 ’305 或 ’788 專利之「輔助侵權」（contributory infringement）或「誘導侵權」（induced infringement）主張；以及
(2) 原告對AUO所主張之任何關於 ’788 或 ’305 專利之「訴前故意侵權」請求（pre-suit willful infringement）。

原告於2026年1月9日就該事務法官之報告提出異議，並提出一份與異議內容大致相同之再審動議，以及一份延期動議，請求法院給予時間，以便法院與當事人就該報告所引發之爭點加以處理。由於原告所提之異議，僅限於事務法官就AUO故意侵權MSJ 所作之裁定，且僅針對原告就AUO所主張之訴前間接侵權及故意侵權部分。鑑於原告所提出之異議與再審動議，在論點上大致相同，地院乃將其合併予以審理。

二、本案地院之法律判斷標準
侵權之主觀要件
法院認為，專利權人若欲主張關於「輔助侵權」、「誘導侵權」及「故意侵權」，必須證明被控侵權人對其侵權行為，具有主觀上之「知悉」（knowledge）。美國最高法院於Global-Tech Appliances, Inc. v. SEB S.A., 563 U.S. 754, 766, 769 (2011) 案中指出：「依《專利法》第271(b)條，成立誘導侵權，須以行為人明知其所誘導之行為構成專利侵權為要件」；且最高法院另於Commil USA, LLC v. Cisco Systems, Inc., 575 U.S. 632, 639 (2015)案中，更明確指出：「與誘導侵權相同，輔助侵權（第271(c)條）亦須以被告知悉系爭專利之存在，且知悉相關行為構成專利侵權為成立要件。」

而聯邦巡迴上訴法院（US Court of Appeals for the Federal Circuit，以下稱CAFC）於Bayer Healthcare LLC v. Baxalta Inc., 989 F.3d 964, 988 (Fed. Cir. 2021) 一案中，則進一步說明：「對系爭專利之知悉以及侵權證據，是認定故意侵權必須的條件，但這並不足夠，尚須證明被告係出於蓄意或故意而為之侵權行為。」另參CAFC之Provisur Technologies, Inc. v. Weber, Inc., 119 F.4th 948, 956 (Fed. Cir. 2024)案。至於侵權之「知悉要件」，依CAFC之Warsaw Orthopedic, Inc. v. NuVasive, Inc., 824 F.3d 1344, 1347 (Fed. Cir. 2016)案，其得由「情況或間接證據」（circumstantial evidence）來加以推論。

本案之法律分析
異議與再審動議（Objections and Motion for Reconsideration）
原告在其異議與再審動議中主張，事務法官犯下「必須予以更正之法律錯誤」——因其「錯誤地採納了一項全新且前所未見的要件，要求原告必須向AUO發侵權通知，以證明AUO存在故意侵權或間接侵權之主觀意圖」。但法院認為，事務法官並未如此認定。在事務法官報告中，其並未表示「必須有積極之侵權通知（affirmative notice）」，方能滿足間接侵權或故意侵權所要求之「知悉要件」。

原告主張事務法官依賴若干事實，顯示原告未曾提供任何積極侵權通知。然而，原告錯誤地將事務法官對事實之整理，扭曲為對法律之錯誤陳述。事務法官僅係轉述證人Orlando之證詞，說明原告與其合作開發的Alta均未曾發送任何請求函或侵權警告信，並重申AUO於回覆RFA response[2]時表示，其並未於2009年6月之電郵中被指控侵害 ’305 專利，且直至本案提起前，從未被指控侵權。

而且事務法官亦未主張，「以專利權人必須積極通知被控侵權人其侵權行為為由，取代原本可依間接證據認定被告具有『知悉侵權』之要件」。事實上，事務法官確實已考量原告所提出之間接證據；只是原告所提出證明AUO知悉侵權行為的所有間接證據，實際上都只是涉及AUO對「涉案專利的了解」，而非知悉「侵權事實本身」。

例如，原告列出的間接證據為：「AUO收到描述系爭專利、並指認侵權產品之簡報；AUO與Alta合作開發Pgamma積體電路；Alta展示採用專利技術之產品；以及AUO收受並確認標示系爭專利之資料表」。事實上，原告在其異議中，並未指出任何一項事務法官於報告中未曾考量之間接證據，僅提及以下兩點：(1) 原告主張的論點，AUO於開發Pgamma校正技術過程中，向Alta尋求技術指導與示範，因而知悉侵權；以及 (2) 一封列示 ’305專利之電郵與一份載有 ’788 專利免責聲明之資料表。

法院認為，事務法官對原告援引做為支持其主張之Enplas Display Device Corp. v. Seoul Semiconductor Co., Ltd., 909 F.3d 398 (Fed. Cir. 2018)案的處理亦屬正確。原告引用該案，係因高度依賴其做為支持關於被告知悉要件之主張。惟事務法官已正確地將該案與本案做區別，指出Enplas案中，二造不僅之前具有共同開發產品之商業關係，且該案原告更曾明確「告知Enplas，其所製造、共同開發並銷售予原告之產品，係受原告專利所涵蓋」。該原告亦提出證據證明，其於訴前曾向Enplas發函，告知發現侵權鏡片，並與Enplas討論該函件及其侵權立場。基於此，事務法官正確地認定：「該案反而不利於本案原告之主張」，因為原告所提出用以證明AUO侵權知悉之證據，都與其所引用的Enplas案中之證據，完全不可同日而語。

此外，原告在其異議中所援引之其他案例，亦不足以導致不同結論。在Georgetown Rail Equipment Co. v. Holland L.P., 867 F.3d 1229, 1245 (Fed. Cir. 2017)一案中，CAFC認定有充分證據，證明被告行為侵犯專利權，從而支持陪審團關於被告「主觀草率行為」（subjective recklessness）構成故意侵權的認定。該案中，陪審團所聽取之證據支持原告的觀點，包括：雙方之前的商業往來，使陪審團得以從中推斷出，被告Holland認為其需要收購或獲得原告Georgetown極光系統（Aurora System）的授權，以避免侵權，以及Holland複製Georgetown技術之間接證據。具體而言，證據顯示Georgetown為Holland之已知競爭者，雙方為市場中僅有之兩家競爭者，且Holland知悉Aurora系統受專利保護，雙方曾討論將Georgetown技術整合至Holland的車輛中，且Georgetown為此曾在兩份保密協議（NDA non-disclosure agreements）中，向Holland揭露其Aurora系統之細節。

反觀本案，並無證據顯示AUO與Alta之合作程度，可與Enplas或Georgetown案相比，以致足以推認AUO具有侵權知悉；亦無證據顯示AUO知悉Alta之產品或證人Orlando之建議實施系爭專利。況且本案中，沒有證據證明AUO和Alta公司之間，存在與Enplas案和Georgetown案中雙方當事人同等程度的密切合作，足以構成對侵權行為的知情。而且也沒有證據顯示AUO知悉Alta公司的產品、或Orlando提出的建議涉及侵犯系爭專利。

另外，在援引之KAIST IP US LLC v. Samsung Electronics Co., 439 F. Supp. 3d 860, 884–885 (E.D. Tex. 2020) 一案中，該案地院認定有充分證據支持因「主觀上的草率」而導致構成故意侵權，因為系爭專利之發明人為其發明申請專利，並要求Samsung取得授權。證據顯示Samsung早在2002年即知悉此事，距該案提起已14年。由於Samsung曾被要求取得授權，該案法院認為陪審團得以從過往商業往來，推論Samsung相信其需要授權。然而，本案卻並不存在此等侵權知悉之證據。

歸根究底，本案原告從未提出任何案例，足以證明其所提出之證據可構成AUO之侵權知悉。值得注意的是，原告並未提出任何案例來支持「僅憑知悉系爭專利，即可作為侵權知悉之間接證據」，且事實上也無法做到如此主張。依前述最高法院Commil案中明確指出，「僅知悉專利」尚不足夠，仍須證明「被告知悉其行為構成侵權」。本案法院已審閱原告於書狀中所引用、支持AUO侵權知悉之所有事實，包括雙方過往商業關係之相關證據。即便以最有利於原告之角度加以觀察，地院仍未發現任何證據 -- 即使是間接證據，足以證明AUO於訴前具有侵權之知悉。

基於上述理由，法院駁回原告對事務法官報告與建議所提出之異議。有鑑於原告再審動議中之論點與異議大致相同，且地院並未認為事務法官存有明顯之法律錯誤，故駁回原告之再審動議。

本案地院之結論
依28 U.S.C. § 636(b)(1)(C)，地院已就原告所提出異議之事務法官所建議認定，依法進行審慎之「全面重新審查」（de novo review，地院法官應「對報告中被提出異議的部分或特定擬議的調查結果或建議進行重新裁定）。經重新審查後，地院認定事務法官之報告與建議內容正確，原告之異議並無理由。故本案地院於2026年1月12日裁決如下：原告之異議駁回；事務法官報告與建議中，與原告異議相關部分予以採納，並作為地院裁決；原告之再審動議駁回。

本案看來是原告對AUO故意的部分舉證不足，不過，鑒於故意侵權向來是我國廠商在面臨侵權訴訟時的一大痛點，因為故意侵權之損害賠償會乘以三倍。以下茲介紹美國司法上關於故意侵權認定之裁決標準，供業者參考。

三、美最高法院就專利故意侵權之判斷原則
按美國《專利法》對「故意侵害」專利者所負損賠責任，並不僅限於專利權人的實際損害，第284條（35 U.S.C. § 284）[3]授權法院在確定侵權後，可「酌情增加至三倍的損害賠償（enhanced or treble damages）」。由於該條並未明文定義何謂「故意」（willful），因而法官可根據侵權行為的惡劣程度，於具體案例中解析何種行為屬於足以支持加重賠償的「故意侵權」，來決定提高賠償額。過去實務上一旦被法院認定故意，原告可要求三倍懲罰性賠償，而且本質上也常附帶應給付律師費用（35 U.S.C. § 285 “exceptional case”）。

本案目前仍在地院階段，原告極可能提出上訴，因此最終勝負仍有變數。然而，本案地院判決中所認定的「主觀草率行為」（subjective recklessness），確實是決定被告是否承擔三倍賠償的核心要素。對我國廠商而言，了解何種行為會被美國法院視為惡意侵權，乃風險控管的關鍵所在。茲舉最高法院相關判例，說明法院認定故意侵權中隊主觀惡意的認定標準與實務考量。

Halo Electronics v. Pulse Electronics
在Halo Electronics, Inc. v. Pulse Electronics, Inc. 579 U.S. 93 (2016)案中，Halo生產表面貼裝變壓器（surface mount transformers），此元件廣泛應用於網路路由器等電子設備。90年代之前，表面貼裝變壓器常過熱開裂，導致設備故障。Halo在1995年設計一種「開放式結構」而非先前使用的「剛性結構」解決方案，並申請到3項美國專利。嗣Pulse在亞洲製造並將產品銷至各市場與Halo競爭，Halo於2007年在內華達地院控告Pulse侵犯其專利。

陪審團認為被告Pulse構成故意侵權（willful infringement），作出三倍損害賠償，判Pulse支付150萬美元的合理權利金。但地院適用「主客觀雙重檢驗原則」，認為Pulse曾主張系爭專利無效，其抗辯非無客觀理由，因此無法認定有故意侵權，Halo不服上訴後經CAFC判定，Pulse在美國國內交付之產品構成直接侵權，且該等於國外交付最後輸入美國之產品構成引誘侵權（inducing infringement），CAFC維持地院非故意之判決，Halo不服再上訴最高法院。

Stryker Corp. v. Zimmer, Inc.
同年在Stryker Corp. v. Zimmer, Inc. 579 U.S. 92 (2016)案中，醫療器材公司Stryker和Zimmer皆是製造脈衝沖洗裝置，該裝置用於骨科中的醫療程序，提供加壓沖洗。Stryker手持脈衝沖洗裝置，可提供氣密加壓沖洗對矯形程序與傷口清洗具某些療效，申請到3項美國專利，嗣Zimmer也推出脈衝沖洗裝置產品進入市場競爭，Stryker遂於2010年12月在密西根西區地院，控告Zimmer侵犯其專利。

陪審團認為Zimmer構成侵權，作出美金$7千萬元之賠償，地院法官再基於陪審團認定Zimmer明知Stryker專利仍持續侵權屬於故意侵害，將賠償金額提高3倍至$2.28億元美金，Zimmer不服上訴至CAFC。CAFC審理後於2014年12月判決，雖維持陪審團構成侵權責任之判決（jury verdict），但推翻陪審團關於故意侵權的認定，並撤銷額外賠償和給付律師費的判決。

CAFC依該院向來倚重的In re Seagate Technology案[4]標準認為：即使陪審團認定Zimmer故意侵權，但只要被告在訴訟中能提出「合理的抗辯」，就不符合「客觀草率行為」（objective recklessness），不能給予三倍賠償。因此，CAFC認定Zimmer並非故意，直接撤銷地院的三倍賠償判決，改判Zimmer賠美金$7千萬元，原告Stryker不服乃上訴至最高法院。

因性質相近，聯邦最高法院遂將以上這二案Stryker及Halo聯合審理。

CAFC主客觀雙重檢驗標準 -- In re Seagate
CAFC就Stryker及Halo二案中，關於如何判定具有故意侵權，均以其早期標準 -- 即2007年In re Seagate案所揭櫫之「二部測試法」（two-prong test）作為處理準則。基本上，在Seagate案之前，故意侵權導致三倍損害賠償因有些泛濫，CAFC有意予以限縮，才有該所謂的two-step test。CAFC於該案中，做出認定是否屬於故意侵權的判斷標準：Seagate Standard，即故意侵權需具備「客觀及主觀」雙重檢驗要件。

適用該二部測試法，原告應以「清楚且令人信服證據」（clear and convincing evidence）證明，證明侵權人之故意侵權行為：
1. 客觀上具有「高度可能構成侵權」之草率行為（objective recklessness）
即使不考慮侵權人的主觀意圖，其行為在客觀層面（objective prong）上，如顯示出高度可能構成專利侵權的風險（objectively high likelihood），行為人卻仍執意實施，即落入「客觀上草率」之範疇；
2. 主觀認知上應知悉（subjective knowledge）侵權行為
侵權人實際上明知或在當時客觀上，應知悉該行為侵害專利，或因其太過顯而易見以致於應可得而知其狀況係高度危險行為卻仍為之。
以上唯有主客觀兩要件皆成立，法院始得考慮加重損害賠償。

亦即，被告無視其行為，「在客觀上」就侵害該專利已存在高度可能之危險，竟仍然執意為之，而認定此點時，被告「在主觀上」自己是否侵權之主觀心智狀態（state of mind）與客觀層面無關！此客觀行為及主觀認知二個要素之測試法，即所謂Seagate Test。之後2012年CAFC甚至在Bard Peripheral Vascular v. W.L. Gore案中判定，客觀上是否構成草率，係法官才能決定之法律問題（a question of law），而非陪審團可處理之事實問題！

此二部測試法的特色：強調先要滿足客觀程度，才進一步審查主觀程度；甚至允許侵權人在訴訟中才首度提出（even if raised for the first time in litigation）合理（reasonable）抗辯，來避免認定故意。

最高法院之重大變革 -- Halo/Stryker案的核心判示
推翻CAFC「Seagate剛性測試」
最高法院在審酌該案後，將CAFC這項適用了10年測試原則廢棄，全體大法官以一致意見（unanimous opinion）推翻CAFC的衡量標準，在2016年6月同一天：對此二件「併案」（companion cases）做出兩個判決，且法律意旨一致地推翻CAFC的「Seagate剛性測試」（rigid test）。總的來說，針對CAFC就故意侵權之判斷標準：主客觀二部測試太過嚴苛（rigid two-part test）而予以廢棄，以矯正CAFC對《專利法》284條所設下之機械化的限制。

按第284條文義本身，僅規定法院「得」酌情將損害賠償提高至不超過三倍，並未限制法院如何去判定，但CAFC卻自行增添嚴格要求：必須符合「客觀上具高度侵權可能之輕率行為」與「主觀上明知或應知該風險」二項測試要素，始得認定故意，其門檻高且僵化，使若干惡質專利侵權者能逃避重罰。

最高法院因而認為，Seagate Test二段式結構，既無法從第284條文義中獲得支持，更已偏離該條立法上所賦予地院之酌情判斷的裁量權，藉以達到懲罰惡質侵權行為之目的，故其以公式化之要件限縮地院裁量空間，自非妥適。最高法院因此加以矯正，回復地院於是否加重損害賠償上的裁量地位（最終是否提高賠償額雖屬法官裁量事項，但陪審團仍得就相關事實作出認定），使第284條重新回歸其原有之制度功能與規範意旨。

廢棄客觀輕率條件而專注於侵權當下之主觀心態
最高法院指出，若將客觀危險性作為必要前提，將導致一種悖論：即使侵權人在行為當時具有明顯惡意，但只要在訴訟中，建構出一套事後構想之合理抗辯做為防禦（after-the-fact defense），即可能排除加重賠償之適用，此將使惡質之侵權人利用訴訟策略逃避責任，此顯然與第284條旨在懲罰「故意不當行為之惡質侵權」（egregious cases typified by willful misconduct）之目的相違。

因此，故意侵權之可歸責性，應聚焦於侵權人行為「當時」之主觀心態（state of mind at the time of the challenged conduct），探究其主觀故意（subjective willfulness）-- 即侵權人在行為時的「知悉與惡意程度」，是否蓄意或草率漠視專利權之主觀心理狀態。做為加重賠償判斷之核心，而不再以「客觀輕率」（objective recklessness）作為先決條件。亦即，只要侵權人在行為時明知其侵權或具有惡意，即可能構成加重賠償之基礎，而無須先證明其行為在客觀上之高度侵權可能。

故意侵權之舉證標準
此外，最高法院特別否定Seagate所採之「清晰且令人信服證據」標準（clear and convincing evidence），認為第284條並未規定較高之舉證門檻，民事案件原則上應適用「證據優勢原則」（preponderance of the evidence），CAFC無權自行提高舉證程度要求。同時，最高法院亦糾正CAFC對地院加重賠償決定所採之de novo重新審查方式，明確指出加重賠償屬於地院之酌量事項，上訴審應以其是否「濫用裁量」（abuse of discretion）標準進行審查，而不得以僵化之測試法重新審理。

Halo案與Stryker案的後續
最高法院放寬標準後，賦予地院在涉及侵權行為的嚴重案件中，判處更高賠償的自由裁量權。在將案件發回重審後，地院再次裁定Stryker有權獲得三倍賠償金和律師費，判決Stryker勝訴獲賠2.48億美元。Zimmer再次向CAFC上訴，但CAFC於2018年12月維持地院的判決。至於Halo案被發回後，2017年9月地院再次駁回Halo提出的增加賠償金的請求，認定沒有足夠的證據證明Pulse的行為極其惡劣。此二案的最終結果迴異，充分顯示地院自由裁量的空間。

四、針對故意侵權認定 -- 我國廠商因應之道
AUO此次雖在德州地法院階段獲得有利結果，但美國專利訴訟本質上具高度不確定性，尤其在涉及故意侵權之加重損害賠償的爭點時，CAFC之法律評價與地院事實審之裁量，往往可能產生變動。因此，自Halo與Stryker兩案推翻了Seagate案所建立之雙重測試而放寬標準後，對於身為美國專利訴訟被告之我國廠商而言，風險管理之重心已不僅是「是否構成侵權」之實體法律問題，而應擴張至「在知悉系爭專利及被具體指控侵權後，如何回應與處理」之過程。

衡量主觀故意之核心判斷 – 回應處理方案
既然故意侵權涉及「惡質行為」（egregious conduct），法院通常衡量以下情節：被告是否明知專利存在？是否知悉自身侵權（不論直接或間接）？是否收到具體警告信（cease-and-desist letter）後置若罔聞？行為是否屬於惡意（bad faith）、刻意複製（deliberate copying）？是否明知卻視而不見（willful blindness，主觀上刻意迴避或蓄意避免得知真相）？是否明知侵權仍持續行為而不願避免侵害之擴大？是否採取措施避免侵權的行動？是否在當時對「侵權風險」有強烈認知，而非僅是事後強辯？

以上這些都是主觀故意的核心判斷，故在實務上，一旦廠商收到專利權人寄發之警告函、侵權比對表（claim chart），或具體指出產品落入特定請求項技術特徵範圍時，即已進入高風險區間。此時應考慮建立「專利侵權處理SOP」並啟動內部評估機制；設置專利審查小組（法務＋技術）進行內部調查；考量聘請外部律師並展開保護機制；進行技術與法律分析，以慎重評估做為持續生產與銷售依據等。若企業能即時展開內部技術比對、審閱專利有效性、評估迴避設計（design-around）可能性、保留會議紀錄與決策過程，並尋求外部專家或律師之專業意見，則較能顯示其係基於審慎評估後作成商業決策，主觀上並非出於惡意行事。

而進入高風險區時，宜避免內部電郵、會議紀錄或研發日誌內有不當言論或記載，實務中故意侵權往往敗北於此。例如：「這專利應該無效，不用理會」、「麻煩了，我們產品可能有落入claim的風險」，這類言論經證據開示程序( Discovery)後可能會被視為惡意之證據，建議應進行內部培訓、被通知侵權或被告後禁止同仁隨意評論，避免法院在後續審理中綜合情境推論，被告對侵權風險具有「草率漠視」（reckless disregard）之主觀可責性。針對此，所有法律評估最好透過美國律師管道進行，例如建置公司內部文件保全措施（類似Litigation Hold）、律師與當事人間通訊保密（Attorney-Client Privilege）防禦措施、律師工作成果標示（Attorney Work Product）等保護傘。而如與對方談判，亦應注意應對之態度、協談之內容與後續發展之處理方式等，是否有合理回應。

外部之專業法律意見
至於是否應取得外部律師之專業法律意見（opinion of counsel），依據35 U.S.C. § 298明文規定，被告未取得法律意見，不得單獨作為認定故意侵權之依據[5]；因此，取得意見書並非形式上之強制要求。然而實務顯示，一份基於完整技術事實、逐一分析請求項要件、並對專利非侵權性或無效性，提出的具體法律意見書（non infringement/invalidity opinion），仍是一項值得參考的防禦工事。尤其在認為專利無效時，更應考慮提出專利「多方複審」的IPR（Inter Partes Review）或「核准後複審程序」PGR（Post Grant Review）申請（兩者不同但可並行運作），以積極行動證明對方專利的確是無效的最佳行動方案，凡此皆可能成為被告證明其善意信賴與合理風險評估的重要證據（提出IPR等雖不保證就可構成非故意，但仍是整體反映的參考）。

但應注意的是，法律意見書應詳細進行claim chart比對；提出細緻之非侵權或無效的合理法律分析；且出具時間不能在被通知後過久（尤其不能臨訟才補做）。且若意見書欠缺足夠之技術分析，僅流於結論式判斷，欠缺充分揭露產品實際運作方式，或建立在廠商對律師隱匿若干關鍵事實之基礎上時，則不僅難以形成有效抗辯，甚至可能被對方主張為主觀惡意之反證。因此，廠商在委託外部專利律師或專家時，應確保其專業性並應提供完整且無誤導性資料，並保留形成意見之合理過程紀錄，凡此皆可能成為裁量非故意之衡量因素。

附帶一提，同樣依上述Seagate及Halo案，目前美國訴訟實務基本上，專利律師的意見書是屬於通訊保護特權範圍內，可以不被揭露。但如是由非承辦本案的訴訟律師做成的法律意見書，一旦被告主張是依賴其意見而不構成故意侵權時，該privilege就等同放棄（waiver）而可被揭露。但另外一方面，實務上傾

向於不應由承辦案件的訴訟律師，自己跳進來擔任撰寫不侵權或專利無效的意見書，以免破壞通訊保密協定的基本精神。也就是opinion counsel和trial counsel各司其職。

知悉專利本身 v. 知悉侵權行為
應注意的是，「知悉專利存在」與「主觀確知侵權」在法律上並非同一概念。本案判決即指出，僅單純證明被告知道該專利存在，尚不足以單獨支持故意侵權之認定；而仍須證明其對侵權事實具有主觀明知或至少草率漠視。然而，在實務操作上，兩者界線往往取決於案發前後既往事實與被告後續之態度與行為。例如，在收到詳細claim chart後若未作任何技術回應、亦未評估或嘗試修改產品設計，而僅持續銷售並擴大銷售，法院可能綜合情境推論其主觀可責性。

此外，法院於決定是否加重賠償時，亦會審酌被告於訴訟過程中之整體行為，包括是否誠實揭露證據、是否有拖延或妨礙訴訟之情形、以及是否於判決後仍持續侵權等因素，顯示故意侵權之判斷並非單一時間點，而係對整體行為態樣之綜合評價。總之，重點是如何將以上各項留下紀錄做為證據，證明當下是真誠相信自己沒有侵權。

質言之，法院審查焦點在於被告是否展現出善意與審慎態度，而非以事後辯解是否具合理性來作為判定標準。必須取得基於充分事實與具體分析之法律意見、並妥善保存內部討論與決策過程之紀錄，以證明其風險判斷係建立於合理基礎之上。

五、小結
自Halo與Stryker兩判例後，實質上放寬了故意侵權之認定門檻，使加重賠償制度朝向「重視主觀惡意與整體行為可責性」之裁量模式發展，同時也重新強化地院對惡質侵權行為施以懲罰與嚇阻功能，而專利權人主張三倍賠償之誘因與實務操作空間亦隨之擴大。在此情況下，企業於產品開發與市場布局階段，進行專利盡職調查與風險控管之必要性顯著提升。

對我國廠商而言，降低被認定為故意侵權之關鍵，已不僅在於最終是否構成侵權之技術判斷，而在於自知悉專利存在與具體侵權指控之時起，是否即刻展現審慎、誠信且專業之處理態度，唯有在整體行為上呈現善意與合理風險控管，而非消極忽視或輕率應對，方較有可能在地院裁量加重賠償審查中，避免被歸類為屬於「惡劣情節」之故意侵權案件。

同時，更應於產品開發與商業化初期，即進行「自由實施運營」（freedom to operate）或「專利不侵權清查分析」（patent clearance），將專利風險評估制度化、前置化，藉此不僅降低侵權風險，也強化日後面對故意侵權指控時之抗辯基礎與有效之證明。(10143字；圖1)

[1] 一般翻為「治安法官」，係依28 U.S.C. § 636之授權，由聯邦地院法官指派，負責處理訴訟前程序、證據開示爭議、動議申請與裁決之報告與建議(Report & Recommendation)，向法院提交其撰擬的結果和建議，最終由法官決定。本案即由Magistrate做成但原告異議，才由法官接手最終並同意該R&R。
[2] RFA response (Request for Admission) 請求承認是正式的書面法律文件，用於回應承認事實真相或文件真實性的請求，依聯邦民訴規則FRCP第36條規定，應在30天內回覆。
[3] 35 U.S. Code § 284 - Damages法院在判定原告勝訴後，應判給其足以彌補侵權損失的賠償金，但無論如何不得少於侵權人使用該發明所應支付的「合理權利金」(reasonable royalty)…..。如陪審團未能認定賠償金額則由法院評估。無論陪審團如何認定，法院均可將損害賠償額增加至已認定或評估金額的三倍。

[4] In re Seagate Technology, LLC, 497 F.3d 1360 (Fed. Cir. 2007).
[5] 35 U.S. Code § 298 - Advice of counsel 侵權人未就任何被指控侵權的專利尋求律師意見，或未向法院或陪審團提交該意見，不得以此證明被告侵權人故意侵犯專利權或意圖誘使他人侵犯專利權。

作者資訊：

陳家駿台灣資訊智慧財產權協會理事長

參考資料：
Phenix Longhorn, LLC v. AU Optronics Corporation, 2:25-cv-01219, (E.D. Tex.),
AUO Achieves a Landmark Patent Litigation Victory in the U.S. District Court for the Eastern District of Texas. Yahoo! Finance, 2026/1/27
Phenix Longhorn, LLC v. AU Optronics Corp. and Hisense Electronica Mexico, S.A. de C.V., et al., Case No. 2:23-cv-00477-RWS-RSP
Phenix Longhorn, LLC v. AU Optronics Corporation et al, No. 2:2023cv00477 - Document 429 (E.D. Tex. 2026), No. 2:2023cv00477 - Document 429 (E.D. Tex. 2026). JUSTIA
Stanford NPE Litigation Database
McAndrews Wins $254M Damages Award in Stryker Corporation v. Zimmer, Inc., McAndrews, 2018/12/12
Dana Elfin, Supreme Court slaps down Zimmer’s request for review of $248M damages award in Stryker patent case. MedtechDive, 2019/10/7
Medical Device Maker Awarded $248.7 Million In Patent Case. McGrath Notth, 2018/8/1
Willful Infringement After Halo. Finnegan, 2016/9/14
Kelsey MacElroy & Katie Marren, Halo Electronics Inc. v. Pulse Electronics Inc.; Stryker Corporation, et al. v. Zimmer, Inc., Cornell Law School Legal Information Institute(LII)

歡迎來粉絲團按讚！

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------