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從IPR立案急凍/Trolls訴訟越趨活躍 系列2 盤點美國NPE/PAE 16大專利訴訟案例 (三) 瀏覽器/網路資安/基礎設施類

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科技產業資訊室(iKnow) - 陳家駿、許峰瑋 發表於 2026年4月30日
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圖、從IPR立案急凍/Trolls訴訟越趨活躍 系列2  盤點美國NPE/PAE 16大專利訴訟案例 (三) 瀏覽器/網路資安/基礎設施類
 
有鑑於美國專利侵權訴訟,動輒是天價般的賠償金額,常使我國廠商聞之色變,本篇介紹的5個案件,都與侵權損害賠償計算相關,茲供業界參酌。

瀏覽器類案例
8. Eolas Technologies Inc. v. Microsoft Corp.(1999-2007)
早期NPE撼動網路業之標竿案件

案件背景
Eolas Technologies被視為早期最具代表性的學研型PAE之一,其專利源自加州大學授權,雖被歸類為NPE,但就其背景與典型透過市場購買專利、並純粹以訴訟維生的商業型PAE仍有所不同。本案發生於網路產業早期發展階段,被普遍認為是NPE首度對整體網路生態造成劇烈衝擊的代表性案例。

本案系爭專利涉及一項當時極為關鍵的技術概念:網頁瀏覽器,透過嵌入標記(embedded objects),自動調用外部應用程式(plug‑in)以呈現互動式內容。這項技術構成早期動態網頁與互動式網路內容的核心基礎,也正因如此,其影響範圍幾乎涵蓋整個當時的網路產業。

Eolas於1999年對微軟起訴,主張其Internet Explorer瀏覽器中的ActiveX侵害系爭專利。訴訟於2003年進入陪審團階段,微軟被認定侵權成立,並裁定賠償約5.206億美元;至2004年加計利息後,判賠總額達約5.65億美元,成為當時美國專利訴訟史上極為罕見的鉅額賠償紀錄,對整個科技產業造成巨大震撼。

在訴訟過程中,微軟主張早期瀏覽器ViolaWWW已具備相同或高度相似的功能,應構成足以使專利無效的先前技術。然而,該項證據在一審階段遭地方法院排除,導致陪審團無法全面評斷此一抗辯。直到2005年,CAFC才認定地院排除該證據的處置不當,並將案件發回更審。雙方法律戰線持續拉鋸,最終於 2007年以保密和解方式結束,市場普遍推測微軟支付約1億美元左右作為和解對價。

然而,Eolas的訴訟行動並未就此終止。2009年起,Eolas再度以相關專利,對Adobe、Amazon、Apple、Google等多家大型科技公司提起訴訟,主張其專利涵蓋AJAX等Web 2.0核心互動技術。不過,這一波訴訟最終未能延續先前的成功,相關專利於2012年遭東德州聯邦地院判定無效,並於2013年經CAFC維持該無效判決,至此Eolas這段長達十餘年的專利訴訟才正式畫下句點。

專利標的太廣泛對產業衝擊
Eolas案之所以對整個網路產業產生巨大影響,關鍵不在於單一侵權結果,而在於其專利範圍被認為過於廣泛。當時,系爭專利的請求項曾被廣義解讀為涵蓋「嵌入式互動內容」的核心技術架構,使幾乎所有依賴外掛程式與互動元件的網站與軟體,都面臨潛在的侵權風險。

這樣的解讀,迫使整個產業開始進行全面性的風險評估,不僅影響企業的技術選擇與產品設計,也引發對既有技術是否早已構成習知技術(prior art)的高度關注。在此背景下,企業與訴訟策略亦隨之轉向,開始更加重視專利無效抗辯的布局,特別是從新穎性與非顯而易見性(§102、§103)著手,重新檢視專利權主張的正當性邊界。

從制度角度來看,Eolas案凸顯了一關鍵事實:當專利範圍被界定得過於寬廣時,其衝擊往往不只及於單一被告,而可能是對整個產業生態形成系統性影響,也正因如此,本案經常被視為後續專利制度,逐步強化先前技術審查與無效抗辯策略的重要轉折起點之一。

小結
整體而言,Eolas案清楚揭示了早期網路技術發展過程中,當專利範圍過於廣泛、且缺乏充分先前技術審查時,可能對整個產業造成多麼重大的法律風險。該案同時凸顯出專利無效抗辯的成敗,往往取決於證據提出的時機,若企業未能在訴訟初期,即提出具說服力的先前技術證據,相關專利便可能長時間維持有效,從而迫使被告承擔高額賠償,或在高度壓力下選擇和解。

這樣的經驗,也間接促成後續對專利制度改革的深刻反思,包括後來IPR制度所欲解決的核心問題:如何在較早階段,就能有效地檢驗專利之有效性,避免不當專利主張長期發酵、扭曲產業創新環境。因此,對企業而言,本案最關鍵的啟示在於,必須及早投入先前技術搜尋與無效策略的整體布局;否則,一旦專利訴訟全面展開,往往就會陷入一場曠日費時、且成本極高的法律消耗戰。


網路資安類案例
9. Finjan Inc. v. Blue Coat Systems, Inc.(2013-2018)
資安領域PAE取得成功訴訟之經典案例

案件背景
本案被視為資訊安全領域中,Troll透過專利訴訟,成功地轉化技術價值的代表性案例。本案的重要性,不僅是原告PAE最終勝訴,更在於CAFC於後Alice時代,針對軟體專利之適格性、侵權認定以及損害賠償「分配原則(apportionment)」等關鍵議題,所作出的具體且具指標性的闡釋。

本案中,Finjan屬於由技術研發與實體營運公司轉型而來的PAE,其早期以資訊安全技術研發起家,後期逐步轉向以專利授權與訴訟作為主要營運模式。Finjan的專利組合,源自其早期對惡意軟體偵測技術的實質研發成果,核心技術在於以行為為基礎(behavior‑based)的病毒掃描與安全分析機制,藉由分析程式執行,而非僅比對已知特徵碼,來判斷潛在威脅。

Finjan依據上述專利,對Blue Coat提起專利侵權訴訟,並於2015年在北加州聯邦地院,成功說服陪審團認定侵權成立,獲判約3,900萬美元的損害賠償。Blue Coat隨後不服該判決,將案件上訴至CAFC由上訴法院就相關專利爭點進一步審查。

CAFC判決之關鍵意義
在上訴審中,CAFC首先處理專利適格性問題。法院在Alice案所建立的分析架構下,維持地方法院的見解,認定系爭專利並非單純的抽象概念。CAFC明確指出,相關專利是針對電腦安全功能所提出的具體技術改進,其關鍵設計在於建立「安全設定檔」(security profile),並將該設定檔與可下載內容連結,以即時識別並處理潛在的惡意程式碼。法院認為,這樣的設計能夠實質提升電腦系統的防護能力,屬於對電腦功能本身的改良,而非僅僅將既有的抽象概念用於電腦之實作,因此順利通過§101的專利適格性審查。

在侵權認定方面,CAFC亦維持部分專利的侵權成立,認為Blue Coat的相關產品(包括WebPulse與ProxySG),確已落入特定請求項的保護範圍。不過,法院同時也對部分請求項的侵權判斷與損害賠償計算作出修正,將相關部分撤銷或發回地方法院重審。特別是在損害賠償議題上,CAFC再次強調專利侵權賠償之認定,必須嚴格遵循「專利價值的分配法則」(Apportionment or Allocation Rule)[1],避免將專利技術的價值不當放大,此一原則亦構成本案後續討論的重要基礎。這裡先回顧一下該原則。

整體市場價值法則 v. 最小可銷售專利實施單元
依美國專利侵權損害賠償所遵循的「專利價值分配法則」,法院在計算合理權利金時,必須設法將專利技術的價值,與產品中其他非侵權功能的價值加以區分。而美國司法案例上,向來有二個互相拉鋸的計算標準,即「整體市場價值法則」(Entire Market Value Rule, EMVR)與「最小可銷售專利實施單元法則」(Smallest Salable Patent-Practicing Unit, SSPPU)。這二個標準實務上都曾被採納,端視個案中系爭專利之價值所在。

EMVR v. SSPPU案例
首先,EMVR最早案例是美國最高法院之Garretson v. Clark案(U.S. 1884) [2],嗣有Westinghouse Electric v. Wagner Electric; Lucent Technologies v. Gateway (Fed. Cir. 2009); VirnetX v. Cisco Systems (Fed. Cir. 2014); Ericsson v. D-Link Systems (Fed. Cir. 2014); Mentor Graphics v. EVE-USA (Fed. Cir. 2017); Power Integrations v. Fairchild Semiconductor Int’l (Fed. Cir. 2018)等案例。

而EMVR與SSPPU常係二造互站在對立面,Cornell University v. Hewlett-Packard(SDNY 2008; 2009和解)案為SSPPU原則之起源,之後在LaserDynamics v. Quanta Computer(Fed. Cir. 2012 係EMVR + SSPPU核心交會案)、VirnetX v. Cisco Systems(Fed. Cir. 2014)中被CAFC進一步制度化,並在In re Innovatio IP Ventures (N.D. Ill. 2013)CSIRO v. Cisco Systems (Fed. Cir. 2015)MLC Intellectual Property v. Micron Technology (Fed. Cir. 2021)等案件中反覆被援引與深化。

EMVR本質上常與SSPPU互相拉鋸
簡單說,在專利法之合理權利金原則下,EMVR是指,如原告專利涵蓋的是整個產品(或被告侵權產品)時,就應該依照該產品或設施之全部整體市場價值來計算;換言之,當專利特徵構成消費者對整體產品需求的基礎時,專利權人得以整體產品價值作為權利金基礎,無須進一步對價值來源進行分攤。若無法滿足此一門檻,即使專利技術被納入整體產品之中,也不得逕行適用 EMVR。

相對地,SSPPU則是指:若原告專利僅實施於產品中的一部分組件,則其計算合理權利金時,不得逕以整體產品之價格為基數,而應以該專利特徵得以實施之SSPPU作為權利金起算點。其要求專利權人「必須於案件中,區分被告所獲利益或專利權人所致損害中,屬於專利特徵與非專利特徵之各自貢獻部分」。目的在於確保專利權人,僅能就其實際發明之價值獲得賠償,而非基於體產品價值主張權利。若僅因產品中某一組件具備專利,即允許按整機價格計算損害賠償顯然有失公平,並違反專利損害賠償制度強調之比例原則。

目前專利價值分配法則之運作
在美國專利侵權案例中,價值分配法則之實踐機制,主要透過兩種不同層次的操作方式加以落實。其一,是就權利金基礎進行分配;其二,則是在特定情形下,透過調整權利金費率,以反映專利技術對產品價值的實際貢獻。首先,在權利金基礎的分配上,法院原則上要求損害賠償計算,應自僅體現專利特徵的最小可銷售單元出發,即所謂的SSPPU。

此一做法的目的,在於避免專利權人藉由擴大權利金基礎,而不當放大專利技術的經濟價值。若該單元本身仍包含大量非侵權功能,則仍有必要進一步對其價值進行區分與分配,而不得直接以整個單元作為計算基礎。相對而言,EMVR則屬例外情形。僅在專利權人能夠證明,系爭專利特徵本身構成整體產品市場需求之主要驅動因素時,法院才可能例外允許以整體產品價值作為權利金基礎,並再透過權利金費率的設定,反映專利與非專利因素間的價值關係。

亦即,在多組件產品的情形下,權利金計算原則上不得超過SSPPU,以避免因權利金基礎膨脹,而導致專利權人獲得超額補償。在本案中,Finjan即因在部分損害賠償計算上,未能充分完成此一價值分配的分析,而遭 CAFC發回地方法院重審,該部分爭議最終亦由雙方以和解方式解決。

Finjan之NPE定位與產業影響
從制度與產業角度觀之,Finjan雖普遍被歸類為PAE,然其性質顯然有別於僅以訴訟為核心商業模式的典型Patent Troll。Finjan之專利組合,主要源自其早期在資訊安全領域的實際研發投入,具備一定程度的技術深度與產業脈絡,而非單純透過市場大量收購專利後加以主張。其專利之權利行使,亦多集中於對多家主流資安企業主張,反映其專利布局聚焦於特定技術領域,而非採取全面撒網、與產業實作脈絡脫節的訴訟策略。

此外,Finjan於2020年被Fortress Investment Group相關實體收購,也使其專利權行使行為,進一步與資本市場結構產生連結。後續與Fortress集團相關的專利授權與控制結構爭議,例如在VLSI Technology LLC v. Intel Corp.等案件中(詳參下一篇半導體與硬體類),即出現關於既有授權範圍,是否能延伸適用於受同一投資集團控制之其他專利實體的問題。這類爭議不僅關乎單一案件結果,更反映出當代專利市場中,專利權行使、資本運作與授權關係高度交錯所引發的治理與透明性議題。

本案對企業之關鍵策略啟示
本案的核心啟示在於:即使在後Alice時代,多數軟體專利雖面臨嚴格的專利適格性挑戰,但只要專利能具體證明對電腦功能本身的技術性改進,仍有可能維持存活並成功主張侵權。同時,CAFC在本案中對損害賠償分配原則的強調,也再次確認專利價值不得過度擴張,而必須精準對應其實際技術貢獻,這也實質提高了損害賠償主張在證明上的難度。

本案亦顯示即便是NPE,只要其專利確實源自具體技術改進,且在損害賠償計算上嚴格遵循分配原則,仍可在CAFC高標審查的標準下,維持勝訴結果。而對被告而言,真正關鍵的仍應回到專利技術本身,全面檢視侵權要件以及損害賠償模型是否站得住腳。特別是在專家證據與經濟分析層面,積極運用證據,針對技術歸因與專利價值分配提出挑戰,才是有效因應這類具有實質技術基礎之專利訴訟的核心策略。

小結
整體而言,本案所呈現的是凸顯在後Alice時代,具技術基礎的轉型PAE,如何在專利法、產業實務與資本結構交織的環境中行使權利,其影響已遠超過個別侵權案件本身。然而,Finjan案同時也清楚看到即便專利權人在§101與侵權層面站得住腳,其可主張的經濟利益,仍須被Apportionment、SSPPU與專家證據標準所層層限縮。這也使得本案的意義,遠超過單一資安專利爭議,而成為理解現代PAE訴訟邏輯與其可行邊界的重要指標。


10. Uniloc USA Inc. v. Microsoft Corp.(2003-2012)
專利損害賠償計算方法的里程碑

案件背景
本案的重要性在於,CAFC透過對專利侵權損害賠償的計算方法,進行了一次根本性的釐清,並徹底改變此後專利訴訟中合理權利金的論證方式。本案原告Uniloc雖源自澳洲軟體公司,早期曾從事軟體授權與防盜技術之研發與產品化,但後來轉型為典型的傳統商業型、訴訟導向之PAE。其主張Microsoft相關產品侵犯其軟體專利,並在地方法院一審中,透過損害賠償專家提出一套高達約5.65億美元的計算模型,成為後續CAFC介入改革的關鍵導火線,而該賠償模型主要建立在兩個核心假設之上。

首先,Uniloc援引Microsoft的內部文件,主張產品中「啟動功能」(product activation)的價值約為10元。其次,再套用當時訴訟實務中相當常見的「25% 法則」(25 percent rule of thumb),也就是在「假設性協商」(hypothetical negotiation)中,專利權人可合理取得約25%的利潤分配,因此推導出每單位約2.5美元的權利金。接著,該模型再乘以被控侵權產品約2.26億套的銷售數量,計算出前述約5.65億美元的請求總額。

其次,Uniloc的專家證人,還進一步引用Microsoft產品約192.8億美元的整體營收,作為所謂的合理性計算基礎,向陪審團展示其請求金額僅約占總營收的2.9%,以降低高額數字可能帶來的心理排斥,並淡化心理上的「錨定效應」[3](anchoring effect)的影響。最終,陪審團仍作出約3.88億美元的賠償判決。

然而,該判決並未能在上訴後站得住腳,CAFC認為Uniloc所採用的整套損害賠償計算方法,存在根本性的方法論缺陷,不僅任意套用缺乏個案基礎的25%法則,更不當地利用整體市場價值誤導陪審團。因此CAFC撤銷原判決並發回地方法院更審,並藉此正式開啟對專利損害賠償計算方法的全面修正。

CAFC之重大變革
1. 全面廢除25%法則

在上訴審中,CAFC援引其於Daubert v. Merrell Dow Pharmaceuticals, Inc.中,所確立之專家證據方法論的可靠性審查架構下,對25%法則提出了根本性的否定。法院明確指出所謂的25%法則,本質上只是一種與具體個案事實脫節的經驗性假設,並未反映特定技術、產品市場,或當事人在假設性協商中,實際可能面臨的經濟條件。CAFC進一步強調,25%法則在方法論層級,即存在從「根本上缺陷」(fundamentally flawed)的問題。
即便事後嘗試透過「喬治亞太平洋因素」(Georgia‑Pacific Factors)[4],來加以微調或合理化,也無法彌補其起始前提本身的不當。換言之,只要權利金計算的出發點,本來就建立在與案件事實無關的假設上,後續再如何調整權重因素,都無法使其成為一套可靠的賠償分析方法。基於此,CAFC在本案中正式確立一項具有劃時代意義的原則:25% 法則不得再作為合理權利金計算的合法基礎,也象徵著美國專利侵權損害賠償實務,正式告別以經驗法則取代個案分析的時代。

2. 限制EMVR法則
除全面否定25%法則外,CAFC在本案中,也對EMVR的適用範圍加以嚴格限縮。法院重申,唯有在專利特徵確實構成消費者需求的主要驅動因素,或實質上支配整體產品價值的情況下,才能以整體產品銷售額作為權利金計算的基礎。就本案而言,CAFC明確指出,Microsoft所涉的產品啟動功能,僅屬於一項輔助性的安全機制,並非消費者選購Windows或Office的核心理由。

因此,其不符合EMVR的適用門檻,不允許原告向陪審團揭示高達192.8億美元的整體產品營收數據,做為計算依據。法院特別強調,即便該等整體營收數字被包裝為所謂的合理性檢驗,仍極易在心理上對陪審團形成錨定效應,扭曲其對合理權利金的判斷。也正因如此,CAFC最終認定,原審在允許此類證據進入陪審團視野時,即已構成可撤銷的錯誤,遂撤銷原先約3.88億美元的賠償,並將案件發回地方法院更審。

換言之,本案清楚確立了一項重要原則:只要專利技術並非推動整體產品價值的關鍵因素,任何形式的整體營收證據,都不應成為損害賠償計算的一部分。

本案對被告之策略意涵
透過全面否定25%法則,並同時嚴格限縮EMVR的適用範圍,CAFC在本案中清楚表達:專利侵權損害賠償的計算,必須建立在與個案事實緊密連結的技術與經濟分析之上,而不得再依賴概括性的經驗法則或抽象假設。而這種轉向也實質強化了被告在對抗PAE時,最具關鍵性的兩項訴訟工具:Daubert動議與嚴格的價值分配與EMVR限縮原則。

 
  • Daubert動議 – 提前挑戰損害賠償專家證人
被告可在訴訟早期,即主張原告之損害賠償專家所採用的計算模型,屬於從根本上錯誤的方法論,請求法院依Daubert標準排除其證詞(詳參後續系列)。此一策略可在案件進入陪審團前,即直接拆解原告的賠償論述核心,從源頭削弱其談判與訴訟籌碼。
 
  • 嚴格審查損害賠償的經濟分析
在Uniloc之後法院明確要求,損害賠償計算必須回歸具體事實與可驗證的經濟分析,而非套用籠統的比例或假設性規則。專利權人因此必須提出與系爭技術本身、產業特性,以及實際市場條件高度連結的證據,否則其損害模型,極可能在程序上即遭排除,無法進入陪審團的判斷範圍。

小結
整體而言,本案使專利侵權損害賠償,從能不能算出一個看起來合理的數字,徹底轉變為能不能證明這個數字,真實反映專利技術對產品價值的貢獻。在此之後,單純仰賴抽象模型或經驗法則,來支撐高額賠償主張的訴訟策略,在實務上已愈趨困難。

綜合觀察,CAFC對25%法則的全面否定,以及對EMVR的嚴格限縮,已持續構成被告對抗PAE的關鍵程序性武器,也從根本上改變了專利訴訟中損害賠償的經濟結構。專利賠償不再只是數字遊戲,而是一項必須經得起技術與經濟雙重檢驗的事實問題。提醒企業應在進入陪審團審理前,就先從方法論層面拆解對方的經濟專家證詞。


網路基礎設施類案例
11. VirnetX Inc. v. Apple Inc.(2010-2024)
從反覆鉅額判賠到專利無效最戲劇化的逆轉案

案件背景
本案無疑是近十多年來,美國專利訴訟中最具代表性的案件之一。雙方纏鬥歷時超過十年,歷經多次陪審團審理、判決撤銷、發回重審,以及後續專利無效挑戰,最終以原告PAE的全面潰敗告終。本案不僅因多次出現高達數億美元賠償判決而備受矚目,也經常被業界視為疑似「專利私掠」(patent privateering)的觀察對象之一。

本案的背景相當特殊。政府承包商SAIC(Science Applications International Corp.),將其研發成果所涉及的網路安全通訊相關專利,轉讓給VirnetX,再由 VirnetX負責後續的專利商業化主張與執行。此類由原始研發單位與PAE分工合作的模式是否構成典型的「專利私掠」,仍存有爭議。

自2010年起,VirnetX便陸續指控Apple的多項核心通訊功能侵犯其專利,包括FaceTime、VPN on Demand及iMessage等。相關訴訟主要在被視為「專利訴訟勝地」的東德州地院展開,案件歷程也充滿反覆與戲劇性。在2012年,陪審團首次認定Apple構成故意侵權,並作出約3.68億美元的賠償判決,但該判決於2014年遭CAFC撤銷並發回重審。

隨後,陪審團於2016年再度作出更高之6.25億美元的鉅額賠償,但卻又因審理程序合併不當等問題,被法官撤銷並命重審。直到2020年,陪審團再度判決Apple應賠償5.028億美元,地方法院隨後亦確認該判決,並加計持續權利金(ongoing/running royalty),使本案一度看似對VirnetX有利的結果。然而,這些地院與陪審團的結果,最終仍未成為終局的決定。

終局逆轉:IPR的關鍵角色
本案真正的轉折點,並非來自地院或陪審團的反覆審理,而是源自行政程序本身。在地院訴訟持續進行的同時,Apple同步向PTAB(Patent Trial and Appeal Board)提起多件IPR,直接針對系爭專利的有效性發動正面攻擊,形成後AIA[5]時代極具代表性的雙軌制攻防策略。PTAB在審理後,最終認定VirnetX的關鍵專利因先前技術而不具專利要件,其中所採用的先前技術,包括1990年代既有文獻的組合,例如Kiuchi文獻的相關內容。

這些無效認定,從根本上動搖了VirnetX所主張的專利基礎,也使其在地院所取得的多次勝利,失去最關鍵的法律支撐,而PTAB的IPR最終決定,成為左右整體訴訟走向的關鍵因素,也清楚展現出在當代美國專利訴訟體系中,行政無效程序可成為改寫鉅額賠償結果的核心戰場。

CAFC確認蘋果最終勝利之啟示
CAFC隨後於2023年,陸續維持PTAB就系爭專利所作出的多數無效決定,相關裁定橫跨2020至2023年間的多件上訴程序。至2024年2月,最高法院正式拒絕受理VirnetX的上訴請求,終於為這場歷時十餘年的專利大戰畫下句點,確立Apple無須承擔任何損害賠償責任的最終結果。

本案清楚凸顯了美國專利訴訟中,一項極為關鍵的制度:「地方法院訴訟 + PTAB IPR」所形成的雙軌策略。即使原告曾在地院與陪審團審理中,多次取得鉅額賠償判決,只要系爭專利最終在IPR程序中被宣告無效,整體訴訟結果仍可能在終局前遭到全面翻轉。在此雙軌體系之下,專利有效性所面臨的檢驗,已達前所未有的嚴苛程度。IPR不再只是輔助性的程序選項,而是成為被告在高風險專利訴訟中,不可或缺且具有決定性影響力的核心戰略工具。

小結
本案最具代表性的制度意涵,在於清楚揭示:PTAB的IPR程序,已成為被告對抗PAE訴訟時不可或缺的核心戰略工具。在此制度架構下,即便原告已在地院取得侵權與鉅額賠償判決,只要系爭專利最終在IPR程序中被宣告無效,相關賠償仍可能在終局階段全面歸零。這種由行政無效程序主導最終結果,已不再是個案例外,而是當前美國專利訴訟體系中,具有普遍性與結構性的制度特徵,也徹底改變了專利權行使與訴訟攻防的權力平衡。VirnetX案所呈現的,正是後AIA時代下,美國專利訴訟結構轉變的最具代表性寫照之一。


12. Packet Intelligence LLC v. NetScout Systems Inc.(2016-2024)
第三方IPR翻轉賠償之經典案例

案件背景
與上述的VirnetX案近似,本案也是近年美國專利訴訟中,甚具代表性的案例之一。充分展現了PTAB的IPR程序,如何在訴訟後期,徹底翻轉既有的侵權與賠償判決,也清楚說明了專利有效性爭議,與侵權訴訟結果之間,如何在制度上彼此交錯影響,使IPR成為被告(甚至第三方)對抗PAE的極具威力之關鍵工具。

在本案中,原告Packet被普遍歸類為傳統商業型PAE,其於2016年向東德州聯邦地院對NetScout提起專利侵權訴訟,主張其網路流量監控與深度封包檢測(Deep Packet Inspection, DPI)產品中侵害專利。系爭專利主要涉及在封包交換網路中,資料流處理(特別指來往對話的資料流),對資料流進行即時分析與監測的方法與系統,屬於網路通訊領域中的基礎性技術。

案件經陪審團審理後,地方法院作出對原告有利的判決,認定侵權成立並裁定約575萬美元的損害賠償,另加計約280萬美元的故意侵權加重賠償,並判給1.55%的持續權利金。這樣的結果,顯示原告在一審階段,已成功建立侵權與專利有效性的整體論述結構。然而,案件進入上訴程序後,情勢開始逆轉。在2020年的Packet I判決中,CAFC 雖然維持侵權成立與部分專利有效性的認定,但對損害賠償的計算方法提出質疑,認為原審在「分配原則」分析上仍有待釐清,因而將案件發回地方法院更審。

依CAFC指示,東德州地院於2022年5月就損害賠償部分作出修正,大幅下修原先結果:將損害賠償金額調降至約225萬美元,加重賠償降為約110萬美元,並將持續權利金比例一併調降至1.355%。至此,原本在一審階段看似穩固的賠償基礎,已明顯遭到削弱,也為後續更關鍵的制度翻盤埋下伏筆。

第三方IPR之關鍵介入與第二次上訴
在案件發回地院進行更審的同時,第三方業者Juniper Networks與Palo Alto Networks也陸續介入戰局,分別針對系爭專利向PTAB提起IPR,主張相關專利因顯而易見性而不具專利要件。PTAB於2021年作出最終書面決定,裁定系爭請求項全部無效,此一行政判斷立即對整體訴訟走向產生決定性影響。

隨後,NetScout就地方法院在發回更審後所作出的修正判決,再度向CAFC提起上訴;同時,Packet亦針對PTAB的無效決定提出上訴。CAFC因此將兩起上訴案件交由同一合議庭合併審理,以整合處理侵權、賠償與專利有效性之間的制度衝突。

在2024年5月的第二次判決中,CAFC除了維持PTAB系爭專利之無效認定(即Packet II判決)外,更進一步指出:既然相關專利已被最終認定為無效,原告對被告所提出的侵權請求,自然喪失法律基礎。即便訴訟歷程中,曾一度存在侵權成立與賠償判決,亦無從繼續維持。基於此,CAFC認定本案尚未達到終局確定狀態,既有判決已不具實質意義(moot),遂撤銷地院之修正判決,並將整體賠償結果歸零。至此,第三方IPR的介入,正式完成了對原具實質威脅性賠償判決的終局翻盤。

CAFC判決之法理基礎
在法理層面上,CAFC於本案中特別援引Fresenius USA, Inc. v. Baxter International, Inc.案所確立的原則,進一步闡明判決是否具有「最終確定性」(finality)的判斷標準。CAFC重申,當案件已完全終結所有實體爭議,法院僅剩下判決執行的程序面時,該判決才不會受到後續專利有效性變動的影響。

在本案中,由於先前上訴仍將案件發回地院,就損害賠償等事項進行更審,整體訴訟程序顯然仍處於繫屬中狀態,尚未達到終局確定。基於此,PTAB隨後所作出的專利無效最終決定,自得以對既有的侵權與賠償判決產生溯及影響,從而使原判決喪失其法律基礎。

CAFC進一步說明,這樣的結論並非本案特例,而是與其既有判決體系一脈相承。法院援引包括VirnetX v. AppleChrimar Systems v. ALE USA以及XY, LLC v. Trans Ova Genetics等案例,明確確立一貫原則:在專利案件中,只要案件仍因發回更審而未達終局確定,即使侵權在上訴審中已獲認定,也仍可能因後續專利有效性的發展,而遭到整體翻盤。

本案之意義與對企業之關鍵啟示
本案凸顯了三個在專利訴訟實務中,極具參考價值的制度性意涵:
首先,IPR已成為對抗PAE最具威力的核心工具之一。即使原告已在地院取得侵權成立與損害賠償判決,只要相關專利在後續程序中最終宣告無效,所有既有判決仍可能在終局階段歸零,這也徹底改變了先占先贏的傳統思維;

其次,專利訴訟的勝負,並非僅取決於一審,甚至不完全取決於上訴審對侵權的認定,而是高度依賴案件是否真正達到最終確定狀態。鑑於多數專利仍可能存在先前技術、顯而易見性或請求項過廣等結構性弱點,只要案件尚未終結,就仍存在被後續有效性審查翻轉的現實風險;

第三,本案也清楚展現了第三方IPR的高度戰略價值。即使並非訴訟的直接當事人,具有共同利害關係的產業內其他企業,仍可透過提起無效程序,主動介入戰局。一方面可分散各自的訴訟風險,另一方面也可能間接使所有潛在被告一併受益,形成跨公司、甚至跨產業的防禦聯盟效果。這種模式,也使專利訴訟中的司法程序與行政審查機制,呈現出高度交織、相互影響的結構性樣態。

小結
整體而言,本案堪稱IPR對抗PAE的教科書級案例。它清楚展現出,只要案件尚未達到終局確定狀態,第三方IPR仍有機會在關鍵時刻,顛覆原本已判定的侵權與賠償結果。對被告而言,也因此凸顯出一項核心策略思維,唯有結合侵權抗辯、損害賠償挑戰與專利無效程序的整體布局,才能在面對PAE訴訟時,有效降低法律與經濟風險。

本案再次證明,對於以訴訟作為主要變現手段的PAE而言,專利一旦在IPR程序中遭到最終宣告無效,其在未終局前所累積的所有訴訟成果,均可能在最後階段全面歸零。在當前專利訴訟體系中,這已不再是例外,而是一項必須正視的制度現實。此一判例體系,使得「finality」成為連結PTAB程序與法院判決效果的關鍵節點,也深刻影響當事人在平行訴訟與IPR策略上的時機選擇。(10885字;圖1)
 

[1] 另有所謂之「價值估算法則」(Valuation Methodologies)並非獨立的法律原則,而是指於實際訴訟中用以計算合理權利金(reasonable royalty)或所失利益(lost profits)之具體經濟分析方法與計算技術。常見的估算法則包括Georgia-Pacific因素分析法(假設性之擬制協商法)、分析計算法(analytical method),以及市場比較法(market approach)等。其中Georgia-Pacific因素分析法為目前美國專利訴訟中最普遍採用之合理權利金計算架構。
[2] Garretson v. Clark案中,當專利係一既存之器械或裝置之改良物時,專利權人在訴訟中請求侵權賠償,必須用實際證明該器械之整體價值,係可歸功於使用到專利權人之發明,否則其必須將被告之利益是否從使用該專利所獲取者,予以隔離分配從中計算。
[3] 指人在做決定時,很容易受第一印象支配,甚至將此做為調整的基準點。一路發展下來,就會出現最初的狀況與客觀的事實出現極大的出入。定錨效應危險的地方在於,那些不適當的起點,可能就此演變成未來決策的基礎。
[4] 美國專利侵權賠償案例中,關於計算合理專利權利金,其間最重要的判斷標準,即1971年Georgia-Pacific Corp. v. United States Plywood Corp.案所衍生出著名之喬治亞因素(Georgia Pacific Factors Rule) /假設性協商法則 (Hypothetical Negotiation)判定專利合理權利金。
[5] 美國發明法案(Leahy-Smith America Invents Act, AIA)於2013年3月16日全面生效。
 
作者資訊:
陳家駿 台灣資訊智慧財產權協會 理事長
許峰瑋 緯創資通/法務/專利一處處長

 
參考資料:
Eolas Technologies Inc. v. Microsoft Corp., No. 06-1238 (Fed. Cir. 2006)
Finjan Inc. v. Blue Coat Systems, Inc., No. 16-2520 (Fed. Cir. 2018)
VirnetX Inc. v. Apple Inc., No. 17-1591 (Fed. Cir. 2019)
Packet Intelligence LLC v. NetScout Systems Inc., 965 F.3d 1299 (2020)
Uniloc USA Inc. v. Microsoft Corp., No. 10-1035 (Fed. Cir. 2011)
Uniloc USA, Inc. v. Microsoft Corp., OBLON, 2011/1/12
Developing Issues in Patent Damages: Future Royalties. FISH, 2025/8/19
Making Sense of the Federal Circuit’s Damages Opinions in Exmark and Finjan. IP Watch Dog, 2018/2/26
High Court Rejects Case Over Apple’s Role in Patent Challenge. Bloomberg Law, 2024/2/20
The Broken Balance: How “Built-in Apportionment” and the Failure to Apply Daubert Have Distorted Patent Infringement Damages. WilmerHale, 2024/9/25
Patent Litigation: Monetary Damages Flowcharts, by Practical Law Intellectual Property & Technology. Thomson Reuters/Practical Law
The Federal Circuit’s VirnetX Ruling Continues Its Focus On Requirements For Proving Patent Damages. Brooks, 2014/9/30
Determining Damages for Standard Essential Patents: the Federal Circuit Provides Some Guidance in CSIRO v. Cisco. Mintz, 2015/12/7
Do University Patents Pay Off? Evidence From a Survey of University Inven, tors in Computer Science and Electrical Engineering. Yale Journal of Law & Technology
Federal Circuit Vacates District Court’s Judgment Of Patent Infringement Following Affirmance Of Invalidity At The PTAB. Lexology, 2024/5/14


 

 
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