從IPR立案急凍/Trolls訴訟越趨活躍 系列2 盤點美國NPE/PAE 16大專利訴訟案例 (四)半導體與硬體類
科技產業資訊室(iKnow) - 陳家駿、許峰瑋 發表於 2026年5月7日

圖、從IPR立案急凍/Trolls訴訟越趨活躍 系列2 盤點美國NPE/PAE 16大專利訴訟案例 (四)半導體與硬體類
美國專利侵權訴訟,陪審團動輒作出天價般的賠償判決,像Idenix Pharmaceuticals v. Gilead Sciences案(2016)陪審團判賠25.4億美元,Centocor Ortho Biotech v. Abbott案(2011)判賠16.73億美元,Alcatel-Lucent v. Microsoft (2007)判賠15.38億美元…..。不過,這些驚人的賠償金額,許多在上訴後都因專利無效或損害賠償方法論缺陷而遭撤銷或歸零。但對台灣廠商而言,相關案例所反映的訴訟風險仍是一大「夢魘」,本篇茲再介紹二個重要之損害賠償案供業界參酌。
最新半導體與硬體類核心技術案例
13. VLSI Technology LLC v. Intel Corp. (2017~2026仍持續中)
半導體核心技術專利的鉅額賠償、翻盤與制度轉折
案件背景 - 德州地院
本案是近年半導體產業中,最具代表性的專利訴訟之一,也充分展現了NPE在高科技核心技術領域中,可能引發的鉅額賠償風險,以及伴隨而來司法之高度不確定性,而且這件極其複雜的鉅額訟案迄今仍在拉踞之中。在本案中,VLSI Technology原從事晶片生產,後來轉型為具有資本支持的傳統商業型PAE。其於取得多項與處理器電源管理及效能最佳化相關的專利後,對Intel提起專利侵權訴訟,主張Intel的Skylake與Cascade Lake系列處理器,侵犯其關於動態電壓調整與處理器運作效率提升的技術專利。
案件於2019年4月起訴,2021年3月在德州西區地院(W.D. Tex.)Waco分院[1]經陪審團審理後,陪審團認定Intel侵害相關專
請求項,並裁定約21.75億美元之損害賠償。該陪審團裁決(jury verdict)係以整體侵權行為作為賠償計算基礎[2]。其中,約15億美元係基於其中一件專利之「文義侵權」(literal infringement)認定,另約6.75億美元則係基於另一項專利之「均等論」(Doctrine of Equivalents, DOE)[3]判斷。
其後,法院於2022年4月作成最終判決,另加計判前利息1.623億美元,使法院判決金額合計約23.37億美元。該金額在當時是美國專利侵權訴訟史上金額最高的判決之一,也反映陪審團對半導體核心技術價值的高度評價。不過,陪審團認定Intel並未構成故意侵權,因此未適用加重之三倍損害賠償,否則將締造高達65億美元(約2000億台幣)之天價。
上訴與IPR
然而,這項鉅額判決後續程序開始出現重大轉折。首先,在專利有效性層面,其中一項作為賠償基礎的專利,原告於PTAB的IPR程序中被宣告無效,進一步削弱原先侵權與賠償主張的整體穩定性。其次,在案件上訴至CAFC後,對地方法院所採納的損害賠償計算方法展開嚴格審查,特別質疑原告之專家證詞,是否充分區分「被侵權之技術」與「非侵權功能」各自對產品價值的貢獻。
CAFC指出,若損害賠償模型未能進行充分的「價值分配」,而過度依賴「整體產品價值」,將可能違反既有案例法對合理權利金計算的基本要求。在2023年12月的判決中,CAFC最終逆轉該件專利的DOE侵權成立,不得再作為賠償基礎,並據此撤銷約6.75億美元的判賠部分;至於另一項仍可能成立侵權的專利,法院則未直接否定其權利主張,但就約15億美元的賠償金額發回更審,要求地院重新檢視其損害賠償計算方法。也因此,原本23.37億美元(含判前利息)的鉅額法院判決,已遭到實質削減,並進入再審程序。
NPE身分作為抗辯的界線
值得注意的是,在訴訟過程中,被告Intel多次強調VLSI作為NPE,並未實際實施系爭專利,試圖藉此削弱其損害賠償主張的正當性與合理性。然而,這一論點並未獲採納,無論是在地方法院階段或後續上訴審中,法院皆未因此否定VLSI作為專利權人行使排他權的法律基礎。法院的立場相當明確:美國專利法並未要求專利權人必須實際上去實施其發明,方得行使專利權。
換言之,Intel原本想利用一般對PAE的負面印象,嘗試於有效性與賠償計算原則外,另闢蹊徑來打擊VLSI。但法院認為是否為NPE,並不構成侵權判斷或賠償計算上的當然不利因素。在法律上,NPE與實際從事產品製造或銷售的企業,原則上享有同等的專利權保護與行使之地位。因此,單純以原告是否為NPE作為抗辯主軸,並不足以動搖其專利主張的法律正當性;真正具決定性的,仍是專利本身的有效性、侵權是否成立,以及損害賠償計算是否符合法律與經濟分析標準。
2025年重大進展:既有授權抗辯與控制關係
2025年5月本案又出現關鍵性制度轉折,德州西區地院在一場為期三日的審理庭中,Intel主張VLSI係由Fortress Investment Group掌控的NPE,Fortress對VLSI和Fortress的另一家關係企業Finjan均具有「實質控制關係」。此一事實認定,直接支持Intel所提出的既有授權抗辯,即Intel於2012年與Finjan簽訂的專利授權契約,依契約文字其授權範圍,涵蓋受同一實體「共同控制」(common control)之關係企業。
Intel辯稱,Fortress對這兩家公司的控制,意味著這家晶片製造商與Finjan簽訂的專利授權協議,其效力也應適用於VLSI。陪審團對此予以認同並裁決,Intel得以主張其早已取得對涉案專利之合法使用權,將可能使先前侵權與鉅額賠償判決喪失其法律基礎,有待地方法院就授權條款適用範圍作出最終法律判斷。若法院未來採納此一抗辯,本案即可能成為美國專利訴訟史上,透過既有授權抗辯成功翻轉鉅額賠償的代表性案例之一。
值得進一步說明的是,VLSI與Intel在德州西區地方法院之爭訟,並非單一案件,而是由多件彼此關聯之案件所構成。依據德州該法院系統資料,本案目前仍與多件案件[4]列為關聯案件。截至2026年5月初,相關德州案件仍持續進行,且程序動態反覆進出地院與CAFC,顯示侵權、賠償及既有授權抗辯之法律效果,尚未最終確定。
加州地院戰場
再者,本案另一個值得關注的面向,在於VLSI與Intel之間實際上存在多起平行進行的專利訴訟。除了前述案件外,雙方早在2017年於不同法院中,尚有其他相關訴訟,VLSI係兵分二路於加州與德州開打,雙方之多項爭議仍持續進行審理中。VLSI對Intel在加州北區地院(N.D. Cal.)提起之侵權訴訟,係2017年10月提出,其案件性質並非以陪審團計算高額損害賠償為核心,而是聚焦於責任與權利範圍的認定問題。
該案的主要爭點在於:既有授權抗辯(license defense)、企業控制關係(common control,特別涉及Fortress與Finjan之投資與公司治理結構)及相關法律關係之認定,為核心爭點的責任與權利範圍案件。簡言之,VLSI用加州案來釐清侵權與權利是否成立,再用德州案來處理損害賠償金額與計算方法。兩者相互交織,形成一種先界定可訴性、再放大或限縮財務風險的雙戰線訴訟策略。
2023年,就VLSI對Intel所提出之侵權主張,作成不侵權之簡易判決(summary judgment)。該裁定主要基於兩項理由:其一,法院認為系爭專利請求項中與量測或關鍵步驟相關的行為,未能滿足美國境內侵權之要件,涉及域外適用(extraterritoriality)的限制;其二,法院在請求項解釋與證據評價上,認定原告所提出之均等論主張尚不足以成立,因而未允許相關侵權理論進入陪審團審理程序。
2026年4月最新進展:CAFC正式復活加州案
本案於2026年4月14日出現關鍵性的最新發展,CAFC撤銷加州北區地院先前所作成之不侵權簡易判決,認定該案並不適合在summary judgment階段即行終結,並明確指出:是否構成侵權的相關爭點,應交由陪審團在完整證據基礎上加以判斷。該項判決使VLSI在加州案中,重新取得主張侵權並請求損害賠償的機會,也意味著這場橫跨德州與加州、總爭議金額高達30億美元等級的半導體專利戰爭,再度被正式復活。此一結果,不僅再次凸顯CAFC對地院過早以程序性理由排除侵權主張的審慎態度,也進一步強化前述均等論與事實認定,應回歸陪審團審理的制度立場。
均等論之核心功防議題
本案中不論是在德州或加州地院,DOE都成為侵權成立認定之核心功防議題,其適用方式也清楚呈現出,不同聯邦地院之間具有制度意涵的顯著分歧。整體而言,德州西區地院所採取之立場,讓均等論作為侵權理論之一進入陪審團審理程序,並最終作出高額侵權賠償判決;相對地,加州北區地院則傾向於在簡易判決階段,即得對均等論予以嚴格審查與限縮,並於特定爭點上,以「請求項要件不得被實質否定」(claim vitiation)[5]。
另外,被告Intel亦曾主張原告在專利申請過程中的相關陳述,已構成「審查歷史禁反言」(prosecution history estoppel),進而應禁止其援引均等論。這裡再回顧一下均等論,其係指專利權人在申請專利過程中,若曾為了取得核准而主動限縮請求項範圍,日後即不得再主張其已明確放棄的技術內容主張均等侵權。最高法院於Warner Jenkinson案(Warner-Jenkinson v. Hilton Davis Chemical (1997))與Festo案(Festo v Shoketsu Kinzoku Kogyo Kabushiki (2002))判例中確立,該禁反言係用以平衡專利保護與公眾可預期性的重要機制,但並非一律排除均等論的適用。實務上,是否成立禁反言仍取決於申請過程中,其修正或陳述的性質,以及該等行為是否可合理解讀為對特定技術方案之放棄。換言之,禁反言並非均等論的自動否決條款,而是限制其適用邊界的法律工具。
回到本案,CAFC並未採納該項抗辯,認為本案並未符合禁反言成立的要件。法院最終係基於原告在均等論上的證據不足以及原告未能提出足以支持均等關係之具體證據為由,排除相關主張而作出不侵權判決。此一差異不僅反映各法院在程序控制與證據門檻上的取向差異,更涉及均等論究應定位為陪審團之事實判斷問題,抑或得由法院於前階段即加以篩選之法律問題。
就德州法院之處理而言,其並未於法律上預先排除均等論,而是允許原告提出專家證詞及技術對等性分析,並將文義侵權與均等侵權一併交由陪審團判斷。雖然陪審團最終認定Intel構成侵權並裁定巨額損害賠償,但形式上並未區分侵權係基於文義侵權或均等侵權,故理解上應是:均等論至少被允許作為可能成立之侵權理論,才得進入審理並影響陪審團之整體判斷,而非可直接斷言高額賠償係專屬源自DOE。此一處理模式,凸顯德州法院傾向將DOE視為典型之事實問題,應由陪審團在具體證據基礎上加以認定。
相對而言,加州北區法院則採取較為嚴格之審查標準,於簡易判決階段即對均等論進行實質篩選。法院認為原告之均等論主張若過於廣泛,幾近涵蓋不同技術實現方式,從而可能違反請求項要不得被否定之限制;亦即,若均等論之適用,將使特定請求項要件喪失實質限制功能,構成前述所謂的claim vitiation ,因此不應成立。此外,法院亦認定原告未能提出符合CAFC所要求之具體證據,特別是欠缺逐一要件(element-by-element)之對應分析與具體技術比對,未達「具體化專家證詞與連結性論證」(particularized testimony and linking argument)之標準,因而於相關爭點上排除DOE主張,並據此作出不侵權之簡易判決。
在後續的上訴審程序中,CAFC亦針對地院在簡易判決階段,排除均等論的作法表達關切,並反覆強調「均等論的判斷本質上高度事實密集」,且案件中仍存在「重要事實之真正爭議」(genuine dispute of material fact),原則上應交由陪審團在完整證據基礎上加以判斷,而不宜由法院在前階段即逕行終結。整體而言,本案不僅揭示德州與加州在DOE適用上的操作分歧,更進一步確認CAFC之基本立場:均等論並非輕易可由法院在前階段排除之例外理論,而是在具備事實爭議時,應回歸其作為陪審團判斷事項之核心定位。
本案關鍵時序表
| 時間 |
法院 |
說明 |
| 2017.10 |
加州地院 |
VLSI 對 Intel 提起侵權訴訟重點在於侵權是否成立、權利範圍與責任界線之認定(非損害賠償主戰場) |
| 2019.04 |
德州地院 |
VLSI 對 Intel 提起後續侵權訴訟,成為損害賠償與陪審團審理之核心戰場 |
| 2021.03 |
德州地院 |
陪審團裁決:侵權成立;賠償 21.75 億美元 |
| 2022.04 |
德州地院 |
Final Judgment,判決金額約 23.37億美元(含判前利息) |
| 2023.12 |
CAFC |
逆轉’759專利DOE侵權 & ’373專利之賠償發回更審 |
| 2023 |
加州地院 |
不侵權之Summary Judgment(基於域外適用及否定DOE主張等理由) |
| 2025.05 |
德州地院 |
陪審團認定Fortress對VLSI/Finjan具共同控制 |
| 2026.04 |
CAFC |
撤銷加州地院Summary Judgment,明確指出侵權與DOE爭點不宜於Summary Judgment階段終結,發回重審 |
許峰瑋製表
本案對被告之關鍵啟示
對被告企業而言,VLSI與Intel系列案件進一步揭示,面對具資本集團背景的PAE,防禦策略已不再侷限於傳統的侵權否認或專利有效性攻防。除了持續採取IPR無效、無侵權抗辯與損害賠償分攤原則等既有工具外,被告更應將防禦視角,往前移至授權與資本結構安排交織之高度複雜層次,系統性檢視自身是否已透過既有授權關係,取得對相關專利主張的抗辯基礎。
本案特別凸顯,當同一投資或資本實體對多個專利主體具有實質控制力時,既有授權中對關係企業或共同控制實體的條款,可能成為具有決定性影響力的防禦武器。對被告而言,這意味著訴訟防禦除應聚焦於專利技術本身之外,更應同步投入對原告公司治理、董事會組成、資金來源及控制關係的事實調查,並善用證據開示與陪審團審理機制,將控制關係本身納入企業之爭點架構。
在資本高度集中、NPE/PAE組織結構日益複雜的情境下,被告想要防禦成功的策略,已逐步從既往逐案之無侵權與有效性抗辯,同時應兼顧組織結構性層面之反制。企業若能及早整合既有授權、專利無效程序、無侵權與有效性抗辯與資本控制事實的交叉運用,將有機會不僅削弱單一案件的風險,甚至動搖對整個專利主張組合的法律基礎,從而在長期、多線並行的專利訴訟中,重新取得談判與制度面的主動掌控權。
從制度層面觀察,本案清楚揭示6項關鍵意涵:
- CAFC對均等論侵權之舉證要求已實質提高門檻。原告必須提供具體且完整的客觀證據或專家證詞,證明系爭專利與被控侵權產品之對應關係,並證明其差異屬於「非實質性差異」(insubstantially different),此一立場將限縮PAE的主張空間,強化均等論適用的標準。
- 在半導體等高技術密集產業中,NPE仍可能憑藉專利組合,於陪審團階段取得極高金額的初步賠償,反映陪審團對核心技術價值的高度敏感性。
- 專利訴訟是持久戰,初判結果並不意味最終勝利,專利無效程序中特別是IPR,在後續階段具有顛覆性力量,足以直接憾動甚至推翻鉅額賠償的法律基礎。
- 損害賠償的分配原則,已成為上訴審最關鍵的審查焦點之一,法院明確要求賠償金額,必須精確反映專利技術對產品價值的實際貢獻,而不得因整體產品價值而被不當放大(當然也不排除各別案例中,因專利技術貢獻程度極大而適用整體市場法則EMVR,請參閱本系列 (三) 瀏覽器/網路資安/基礎設施類。
- 在當代以私募基金或資本集團為核心的NPE/PAE運作架構中,控制關係可能凌駕形式上的法人獨立性。揭示NPE營運模式與專利「貨幣化」策略所引發的制度爭議,也使法院在審查授權抗辯與責任歸屬時,愈加重視實質經濟與治理結構。
- 當同一資本實體同時控制多個專利實體,卻未在授權安排、董事會組成與公司治理層面進行明確切割時,既有授權極可能被法院認定為可延伸之適用。
小結
綜觀上述雙方訴訟過程中不斷拉鋸、結果反覆的情況,正凸顯此類高價值專利訴訟所伴隨的高度不確定性。同時,其中也不乏部分案件透過和解,或因程序因素而提前結束,使整體訴訟之版圖更零散。從整體觀察,在具資本支持的PAE與大型科技公司之間,專利訴訟往往不是由單一判決所定勝負,而是呈現出長期、多線並行、且高度程序化的攻防態勢。對當事人而言,真正的風險與成本,來自於這種持續性的訴訟消耗,而非某一次判決本身;本案截至2026年4月案件仍持續進行中。
整體而言,本案充分呈現了NPE訴訟中,「一審鉅額判決—上訴縮減撤銷發回—再審或重啟訴訟」等多重轉折,高度展現難於臆測之不確定性,不斷反覆調整的典型樣態。也再次說明,當代專利訴訟早已不再只是單純的侵權成立與否,而是一場結合技術分析、企業經濟結構與程序戰略的高度複雜法律競爭,對未來專利法理及產業實務具有重大影響。
14. Carnegie Mellon University v. Marvell Technology Group (2009~2016)
一場曾高達15億美元的學術專利戰爭及境外銷售連結
案件背景
除上述VLSI案之外,本案也是美國專利訴訟史上,極具代表性的專利鉅額賠償案件之一。其核心爭議,圍繞在硬碟讀取通道(read channel)技術中,為了解決高密度磁記錄環境下的「訊號相關雜訊」(signal‑dependent noise)而開發的兩項關鍵專利。該技術源自Carnegie Mellon University(卡內基美隆大學CMU)的學術研究成果,後續透過專利保護並進行授權,屬於典型由研究型機構產出、而非商業導向研發的專利。
本案訴訟始於2009年,CMU於賓州西區聯邦地院對Marvell Technology提起專利侵權訴訟,主張Marvell的硬碟控制晶片侵害上述專利。案件歷經相當長時間的審前程序後,終於進入陪審團審理。2012年,陪審團認定Marvell構成侵權,且系爭專利有效,並裁定約11.7億美元的損害賠償,同時認定Marvell的侵權行為屬於故意侵權。該判決在當時引起產業高度震撼。
其後,在審後動議階段,地方法院維持侵權成立與專利有效的認定,但在加重賠償部分採取較為審慎的態度。法院並未適用三倍賠償,而是考量賠償規模與企業經營影響,僅將賠償金額增加約23%,並另行加計利息,使總賠償金額一度達到15.35億美元,成為當時在電腦與半導體產業中,最具震撼力的專利判決之一。
CAFC之判決
上訴後於2015年,CAFC對本案作出關鍵判決,採取部分維持、部分撤銷、部分發回重審的處理方式。首先,在侵權與專利有效性方面,CAFC維持地方法院與陪審團的核心結論,認為相關認定具有充分證據支持。法院特別指出,既有技術與系爭專利所要求的多組訊號處理函數之間,確實存在實質性的技術差異,因此不足以動搖陪審團對侵權成立與專利有效性的判斷。
然而,在故意侵權與加重賠償議題上,CAFC則採取截然不同的立場,明確推翻地院的相關裁定。法院指出,即使Marvell最終未能在無效抗辯上獲勝,其主張仍具備客觀合理性(按此係CAFC依循其自2007年In re Seagate案以來,所揭櫫之客觀合理性的判斷原則,但嗣遭最高法院於2016年在Halo v. Pulse案與Stryker v. Zimmer案廢棄,請參閱從友達光電東德州地院判決--談專利故意侵權認定暨我國廠商因應之道);而判斷是否構成故意侵權時,關鍵應在於抗辯本身在法律與技術上是否合理,而非著眼於該抗辯提出的時間點。基於此,原本達數億美元規模的加重賠償部分被全數撤銷,顯著降低整體賠償金額,並對後續案件中故意侵權標準的適用,產生深遠影響。
此外,本案亦涉及美國專利法中一項極具爭議的重要議題:境外行為是否得納入損害賠償計算。由於Marvell的晶片設計與部分侵權行為發生於美國境內,而實際製造與銷售多在海外進行,CAFC必須判斷其全球銷售是否具有足夠的美國連結。對此,法院採取相對務實且有限度的立場,認為只要侵權行為的關鍵部分發生於美國,即可將與該侵權行為具有實質關聯的境外銷售,納入損害賠償的計算基礎;但對於完全在海外製造、交付且未進口美國的晶片,則須另行審查,並就此部分將案件發回地院重審。此一判決,為跨國營運情境下專利損害賠償的適用範圍,提供了重要的制度指引。
大學NPE之歸類
在NPE/PAE的分類中,本案同樣具有高度代表性。從形式上而言,CMU似乎亦符合NPE的定義,因其並未自行製造或銷售相關產品。然而,若將其與典型以訴訟為主要營利模式的商業型PAE相提並論,則顯然存在本質上的差異。因為作為研究性質之大學,其專利來源於原始學術研發成果,其專利制度的主要功能,在於透過授權促進技術移轉與產業應用,而非單純以專利訴訟進行貨幣化操作。
在此脈絡下,大學提起專利訴訟,通常被理解為保護研究投入與維持技術授權體系的一環,而非以訴訟本身作為核心營運模式。因此,在學術討論與政策分析中,CMU這類權利主體,通常被歸類為「研究機構型NPE」。這樣的分類,也反映出實務與政策上普遍認知,並非所有未實施專利的權利主體,在制度上都應以相同標準加以評價。
本案之意義與關鍵啟示
本案最終於2016年以和解方式結束,Marvell同意支付約7.5億美元,為這場歷時多年的專利訴訟畫下句點。整體而言,本案的法律意義,不僅止於其一度高達15億美元的鉅額判賠,更體現在以下三個層面。
首先,本案確認即使是大學等非營利研究機構,只要持有源自原始研發的專利,仍可透過專利制度有效主張權利。CMU的角色,也因此成為在專利法體系中可行性與正當性的代表。
其次,CAFC對於跨國製造與銷售情境下,損害賠償範圍的認定,提供重要之實務指引。法院採取實質連結分析,認為只要侵權行為的關鍵部分發生於美國,即有可能將與該侵權行為關聯密切之境外銷售納入損害賠償基礎,對全球化半導體產業具有深遠影響。
最後,針對故意侵權與加重賠償的適用標準,CAFC雖指出,只要被告的無效抗辯具有客觀合理性,即不應僅因侵權成立而認定故意侵權,從而撤銷高額的加重賠償。但此一客觀合理性的見解,在後續專利案件中,已被最高法院廢棄,改為應聚焦於侵權當下之主觀心態,探究其主觀故意侵權之可歸責性作為判斷基礎,顯示故意侵權法理仍處於持續演進之中。
小結
綜合觀察,本案不僅是一場學術專利與半導體產業正面交鋒的經典案例,更是連結學術創新、全球製造鏈與當代專利法制的重要里程碑。其制度性影響,至今仍深刻反映於跨國科技企業的專利風險評估與訴訟策略之中。對台灣產業而言,尤具高度警示意義:即便實際製造活動發生於海外,只要關鍵技術設計、研發決策或授權契約的形成地點位於美國,仍可能面臨美國法院在特定情況下,將與侵權行為具有實質連結的海外銷售,納入損害賠償計算基礎的高度法律風險。
Cornell University v. Hewlett-Packard Co.案 (2001–2010)
作為與卡內基大學案之對照比較,也可一併觀察稍早之前的康乃爾大學案,本系列雖未將其列入16大,但鑑於同樣是學術機構的重要案例,爰予以簡介。
康乃爾大學擁有一項「用於多執行單元處理器的指令發出機制」專利,該技術可提升電腦處理器的速度與效率。2001年康乃爾大學起訴惠普公司(Hewlett-Packard , HP),指控其伺服器產品中,所使用的處理器架構技術(涉及指令重新排序與效能提升)侵害該專利。
2008年陪審團認定侵權成立。在計算損害賠償時,陪審團採用以整個伺服器系統的銷售價值作為權利金基礎,陪審團初步判惠普應支付高達1.84億美元的損害賠償。然而,其後法院認定該損害賠償計算方式存在重大問題,並對權利金基礎加以限制與重算。
法院明確指出,康乃爾大學未能證明其專利技術,是驅動整個伺服器產品市場需求的根本原因。涉案專利僅涉及處理器中的特定技術元件,而並未涵蓋整個伺服器系統,因此不得直接以整體產品價格作為權利金的計算基礎,除非原告能證明該專利特徵,的確「驅動整體產品的需求」(drives demand for the entire product),此即「整體市場價值原則」(EMVR)的核心門檻。
法院認為,陪審團計算方式不當擴張了專利原有價值,遂改採更精細的分析方式,將權利金基礎限縮於與侵權技術最直接相關的元件(即處理器本身或其相關模組),而非整個系統,從而大幅降低合理權利金之計算範圍。據此,法院確定,系爭專利價值並非包含處理器在內之更大範圍之CPU系統,法官乃將損害賠償金額大幅削減至約5,350萬美元。雙方在判決後均提起上訴,但最終於2010年達成和解,撤回所有上訴。
本案重要影響
本案是美國專利法領域極具代表性的里程碑案件,主要涉及專利損害賠償之權利金基礎(royalty base)應如何計算的問題,特別是EMVR的適用範圍。本案強化了專利損害賠償計算中的「分配原則」(Apportionment Rule),要求賠償金額必須與專利技術對產品的實際貢獻相匹配,而非基於整個產品的價值,此判決深刻影響了此後美國法院在類似案件中,對專利價值的評估方式。
本案重要的法律意義在於其明確指出:在專利損害賠償計算中,除非專利之特徵確實構成整體產品需求的核心驅動因素,否則不得將整體產品價值不當地歸因於僅涵蓋部分技術的專利。因此,本案經常被引用作為限制EMVR適用的重要案例,對後續如Lucent Technologies, Inc. v. Gateway, Inc.(即Alcatel-Lucent v. Microsoft Corp.)案件中的損害賠償分析,產生深遠的影響。
總之,本案確立一項關鍵原則:專利價值應與其實際技術貢獻相對應,損害賠償之計算不應過度膨脹。再者,本案中另一最重要的點是,啟發了專利損害賠償之計算概念,CAFC於限制EMVR適用之脈絡下逐步發展出,應基於「最小、可銷售且實際實施專利技術的單位來計算,即所謂之「最小可銷售之專利實施單位」(SSPPU: Smallest Salable Patent-Practicing Unit)原則。嗣後於Laser Dynamics v. Quanta案 (2012)、VirnetX v. Cisco Systems案 (2014)中提出SSPPU Doctrine,VirnetX案還認為,使用SSPPU仍可能需要進一步採納分配原則。
小結
綜合觀察,Cornell案不僅是大學型NPE成功主張侵權的代表案例,更是制度上有效抑制專利價值過度膨脹的重要里程碑。對被告而言,本案再次印證,損害賠償之攻防核心,並非專利權人身分本身,而在於其是否能以嚴謹的技術與經濟分析,證明專利特徵與產品需求之間的直接因果關聯。反之,對NPE/PAE而言,本案亦清楚揭示,專利變現能力已受到法院在賠償法理上的結構性限制。準此,Apportionment Rule和SSPPU Doctrine都是因應NPE/PAE的重要防禦武器。相較於VLSI案中陪審團對核心技術價值的高度放大,Cornell 案則清楚體現法院在上訴與審後階段,對損害賠償基礎所施加的制度性修正力道。(9980字;圖1)
[1] 許多原告專利權人對於法庭地選擇(forum shopping)時,特別偏好被實務界普遍視為對原告相對友善的法院,例如東德州之Marshall、Beaumont、Tyler,以及近年崛起之西德州的Waco分院。
[2] 除了Waco案之外,VLSI亦於2018年4月在德州奧斯汀,另起訴Intel侵害專利,在2022年陪審團審理中,VLSI再度獲得約9.49億美元的賠償判決,現雙方之多項爭議仍持續進行正在審理。
[3] 在均等論下,即使被控產品或方法未構成文義侵權,若被控產品中存在與請求項技術特徵「均等」的元素,即可能成立侵權。判斷所謂「均等」,存在多種測試方式,其中最常見的是「方式-功能-結果測試(way-function-result test)」,即判斷該被控特徵,是否以實質相同的方式,執行實質相同的功能,並達成實質相同結果。
[4] 1:19‑cv‑00977‑ADA、6:19‑cv‑00254‑ADA、6:19‑cv‑00255‑ADA、6:19‑cv‑00256‑ADA 及 6:21‑cv‑00299‑ADA、CAFC 21-105、CAFC 21-111及CAFC 22-1906。
[5] 美國專利法中適用於均等論的一項重要限制概念,用來防止DOE被過度擴張,進而「專利請求項明確記載的限制要件」。亦即,若某一均等論主張,會使特定請求項要素在實質上喪失其限制功能,即構成所謂的vitiate,該主張即不應成立。在實務上,claim vitiation常被被告用來對抗均等論主張;但 CAFC已明確指出,claim vitiation並非均等論的獨立例外,而只是法院在進行均等論分析時所作出的法律判斷結果。
作者資訊:
陳家駿 台灣資訊智慧財產權協會 理事長
許峰瑋 緯創資通/法務/專利一處處長
參考資料:
VLSI Technology LLC v. Intel Corp., No. 24-1772 (Fed. Cir. 2026)
Federal Circuit Vacates VLSI’s $2.2 Billion Damage Award Against Intel. The IP Law Blog, 2023/12/7
Intel Deals Blow to Fortress in $3 Billion Patent Clash. Wall Street Pit, 2025/5/29
Oral Arguments in Intel/VLSI Appeal Focus on Doctrine of Equivalents, Damages Calculation Issues. IP Watch Dog, 2023/10/8
FINAL JUDGMENT, Case 6:21-CV-057-ADA (EDTX, Waco)
ORDER DENYING DEFENDANT INTEL’S RULE 50(B) MOTION FOR JUDGMENT AS A MATTER OF LAW, Case 6:21-CV-057-ADA (EDTX, Waco)
Carnegie Mellon University v. Marvell Technology Group Ltd., No. 14-1492 (Fed. Cir. 2015)
Chipmaker Marvell Loses $1.17 Billion Patent Verdict. CNBC, 2012/12/27
Carnegie Mellon University v. Marvell: $1.5 Billion at Stake at the Federal Circuit. Mintz, 2015/1/13
Bill Steele, Cornell wins $184 million award from Hewlett-Packard for patent infringement. Cornell University, 2008/6/6
Carnegie Mellon University and Marvell Technology Group Ltd. Reach Settlement. Carnegie Mellon University, 2016/2/17
Warner-Jenkinson Co., Inc. v. Hilton Davis Chemical Co., 520 U.S. 17 (1997)
Festo Corp. v Shoketsu Kinzoku Kogyo Kabushiki Co., 535 U. S. 722 (2002)
US appeals court revives VLSI lawsuit in $3 bln Intel patent fight. Legal World.Com/The Economic Times, 2026/4/14
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
【聲明】
1.科技產業資訊室刊載此文不代表同意其說法或描述,僅為提供更多訊息,也不構成任何投資建議。
2.著作權所有,非經本網站書面授權同意不得將本文以任何形式修改、複製、儲存、傳播或轉載,本中心保留一切法律追訴權利。
|